«Или вы платите мне четыре миллиона, или я иду в суд и взыскиваю с вас пять. А пока будет идти суд, полиция арестует ваши склады и заблокирует сайт» — с этого ультиматума началось утро владельца одного небольшого интернет-магазина мебели.

Что случилось:

Жила-была одна дама, директор интернет-магазина. Однажды она решила нажиться на своём конкуренте. Зарегистрировала на себя его название как товарный знак в Роспатенте, а потом пришла требовать с него деньги.

Наверняка вы слышали, что такое бывает. Но одно дело слухи, а другое — реальная история из практики.

Правда, что так можно получить деньги? Сможет ли интернет-магазин защитить себя?

Закрученный сюжет, полезные выводы и тонкости законов, о которых обычно не рассказывают. Эта история пригодится всем, кто развивает свой бренд или работает в компании на благо общего дела.

Удивительно, как сама жизнь закручивает сценарии, которым позавидует любой детектив.

Я юрист по интеллектуальным правам. Товарные знаки, патенты, авторские права — это моя профессия.

Заваривайте чай, присаживайтесь поудобнее. Это дело закрыто, поэтому могу про него рассказать.

План действий: вернуть свой знак или уничтожить знак нарушителя

— Слушай, и что тут делать? Как нам вернуть наш бренд? Неужели мы должны платить четыре миллиона?

Для справки

Товарный знак — это зарегистрированное в Роспатенте обозначение. Чаще всего регистрируют названия компаний, товаров, домены и имена. Графику тоже регистрируют — логотипы, упаковки, этикетки и так далее.

Правами на бренд владеет тот, у кого есть товарный знак. Если у компании «есть бренд», но нет зарегистрированного знака, значит юридически у нее бренда нет.

И может оказаться, что «их» бренд давно уже принадлежит кому-то другому…

Риски:

• взыскание компенсации до 5 000 000 рублей, а иногда и больше

• штрафы до 500 000 рублей

• вынужденный ребрендинг

• блокировки в соцсетях и на маркетплейсах

• конфискация товара

• уголовное преследование

Да, действительно за нарушение права на товарный знак могут взыскать миллионы. Каждый год суды рассматривают десятки тысяч таких дел.

Нет смысла причитать в суде, что владелец знака негодяй и зарегистрировал его незаконно. Пока знак зарегистрирован, он действует. Суды и полиция обязаны его защищать.

Чтобы не влететь на деньги, тут нужно сделать две вещи: аннулировать чужой товарный знак и зарегистрировать свой на себя. Тогда будет все в порядке.

Только вот получится ли это сделать…

Готовим для нарушителя кое-что интересное

Угрозы дамы-директора пока только на словах. В суд она не подавала, в полицию тоже. Но грозится это сделать.

Вопрос: как нам получить доказательство угроз для будущего дела?

Есть идея.

Звоним даме-директору. Говорим, что в целом готовы рассмотреть ее предложение. Но просто так снять со счета четыре миллиона наличкой и кому-то отдать — партнеры по бизнесу не поймут.

— Пришлите нам коммерческое предложение. Чтобы было, что обсудить с партнерами.

Присылает. Так появился тот самый документ.

Как вам? Компания «Хегги» предлагает купить компании «ВоллиТолли» бренд «ВоллиТолли» за 4 миллиона рублей.

Помните, как в 90-х у бандитов в подворотне — «Мужик, купи кирпич?»

Зовем даму на встречу. Она соглашается. Готовимся к рандеву.

Подаем в Роспатент свои заявки на «ВоллиТолли», чтобы дама не могла наплодить новых регистраций. Похоже, четыре миллиона на встречу нам брать не нужно. Вместо денег готовим пару интересных документов.

Встреча с нарушителем: даем последний шанс образумиться

Москва. Встреча на нейтральной территории. Она приезжает с юристом.

— Вы привезли деньги?

— Нет, денег не будет. У нас есть кое-что другое.

Достаем два файла с документами и аккуратно кладем на стол.

— Перед вами два варианта: один быстрый, второй долгий. Финал одинаковый. Вопрос только в том, какой из документов мы сегодня подпишем.

В первом файле лежит договор. Это договор на передачу нам знака «Волли Толли». Вы подписываете, права переходят нам и мы забываем об этом неловком недоразумении. Сделать бесплатным такой договор нельзя, поэтому цена есть. Только не 4 000 000, а 1 000 рублей. Мы получаем свой знак, вы спокойно работаете дальше. Это первый вариант.

Во втором файле лежат заявления. Одно в Федеральную антимонопольную службу, другое — в Роспатент. Если вы не подписываете договор, то мы подписываем эти заявления. По первому ваши действия признают недобросовестной конкуренцией. По второму ваш знак аннулируют. Это второй вариант.

Знак мы получим в любом случае. Только в одном для вас все будет быстро и легко, а во втором вы потратите время и деньги на суды и штраф от антимонопольной службы: тысяч пятьсот, а может быть и миллион-два.

Как думаете, что сделал нарушитель и её юрист?

— Мошенники! Вы обещали мне деньги, а принесли какое-то дерьмо! Идите, куда хотите! Раз знак мой, значит вы мне должны! Ну посмотрим!

Юрист выводит даму за руку из кабинета.

Интересно, кто из них настоящий автор этой истории? Сама дама? Или ее юрист, наобещавший золотых гор?

Да уже все равно.

Идем в Роспатент уничтожать товарный знак. Но…

У нас в стране есть два интересных реестра.

Один — реестр товарных знаков. Это ~ 900 000 товарных знаков — в основном названия и логотипы компаний и их товаров.

Второй — реестр юрлиц. Это ~3 200 000 компаний. Каждая запись начинается с фирменного наименования компании — то есть ее названия.

А теперь занимательный нюанс.

Когда налоговая регистрирует новую ООО, она не сравнивает ее название с товарными знаками. А когда Роспатент регистрирует знак, он не сравнивает его с названиями ООО.

Это значит, что мы с вами можем открыть ООО «Газпром». А потом через недельку-другую к нам придут юристы настоящего Газпрома и научно-популярно объяснят с помощью своих товарных знаков, почему так делать не стоило. Можно открыть ОООшку и тут же оказаться нарушителем.

С другой стороны, Роспатент может зарегистрировать товарный знак «Вектор», а потом объявятся юристы ООО «Вектор» и снесут знак к чертовой матери.

Запутанно? Да. Как не облажаться? Именно поэтому многие компании регистрируют как товарные знаки не только свои бренды, но и названия ОООшек. От греха подальше.

Наш «Волли Толли» в свое время этого не сделал. Сделал бы — вы бы сейчас не читали эту историю.

Благо в названии ООО фигурируют слова «Волли Толли». В теории это дает нам право обратиться в Роспатент за аннулированием товарного знака

Обращаемся в Роспатент — в Палату по патентным спорам.

Пишем заявление, собираем кипу документов. Подаем. Первое заседание, второе. Вот результат:

Перевожу с юридического на человеческий: Роспатент аннулирует товарный знак, но не полностью.

Нюанс: товарный знак защищает не само по себе название, а использование этого названия для конкретных товаров и услуг. То есть важно не только ЧТО зарегистрировано, но и НА ЧТО.

Это значит, что товарный знак срезают на услуги «интернет-магазинов по продаже мебели». А вот на сам товар «мебель» знак оставляют в силе.

Роспатент решает судьбу нашей заявки

Помните заявки, которые мы заранее подали на себя перед рандеву с дамой? Все это время Роспатент не выносил по ним решения.

Роспатент ждал, пока Палата вынесет решение по знаку нарушителей. Уничтожат их знак или сохранят ему жизнь? От этого зависела судьба нашей заявки

Ну что ж, решение Палаты теперь есть. Знак нарушителей снесли на «услуги интернет-магазинов по продаже мебели», а на товар «мебель» оставили.

Мы не гордые, нам и услуг интернет-магазина хватит.

Внимание, вопрос: зарегистрирует ли Роспатент знаки по нашим заявкам?

Ответ убил.

И грустно, и смешно одновременно.

Получается, когда Палата выносила решение, они посчитали, что услуги интернет-магазинов мебели и товар «мебель» — неоднородны. А когда принимали решение по нашей заявке — решили, что услуги и товар однородны.

В итоге зарегистрировать нам знак сейчас они не могут, хоть знак нарушителя и порезали.

Где же у них дела пошли не так? Когда резали знак и недорезали? Должны были снести тогда уже и на мебель. Или там, где нас завернули с отказом, хотя не должны были?

Ну что ж. Настало время для запасного плана.

Антимонопольная служба: когда убьют, тогда и приходите

Есть много разных оснований, чтобы отказать в регистрации товарного знака. Несколько десятков. Примерно столько же оснований есть, чтобы знак уничтожить.

Когда мы пошли в Палату, нашим главным основанием было использование в знаке наименования ООО. И у нас получилось отстрелить часть знака. Только вот задачу это не решило.

Настало время работать по другому основанию. Недобросовестная конкуренция (НДК).

Тут всё ещё интереснее.

Сразу прийти в Роспатент с заявлением по НДК нельзя. Типа, вот конкурент, он негодяй, специально зарегистрировал на себя мой товарный знак, аннулируйте его. Так не работает.

Роспатент не может устанавливать факт НДК. Этим занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Сначала ты обращаешься с заявлением в ФАС. Если ФАС признает НДК, дальше идешь в Роспатент. И тогда уже требуешь аннулировать знак на основании решения ФАС по НДК.

На словах всё вроде понятно. На практике есть огромный подводный камень.

По нашим законам НДК по товарным знакам бывает в двух случаях:

1. конкурент-негодяй специально зарегистрировал на себя чужое название как товарный знак. Тут сам факт регистрации признают НДК

2. конкурент-негодяй с этим знаком приперся в суд или полицию. Требует деньги, мешает работать. Тут уже речь идет не просто о регистрации, а о конкретных действиях.

Как вы понимаете, добиться признания НДК просто по регистрации почти нереально.

Сотрудники ФАС такие: когда убьют, тогда и приходите. На вас же в суд никто не подавал? В полицию не подавал? Не блокировали вас нигде? Ну и всё.

А то, что знак дамокловым мечом нависает над всем бизнесом и в любой момент может рвануть, их не интересует.

Кипа документов в ФАС еще больше, чем в Роспатент. Заседания, заседания, заседания. Ответ ожидаемый.

Ну всё, приехали.

Роспатент нам отказал. ФАС нам отказал. Неужели конкурент и правда победил?

Неужели и правда можно вот так зарегистрировать чужой знак на себя, а потом сбивать деньги, и ничего ты с этим не сделаешь?

Нет.

Наш последний шанс: Суд по интеллектуальным правам

НДК может установить не только ФАС. Это может сделать еще и суд.

В нашей стране есть специальный суд по товарным знакам и патентам. Это Суд по интеллектуальным правам. Он один на всю страну. Находится в Москве. Его судьи каждый месяц рассматривают сотни дел именно по такой тематике.

Теперь вся надежда на них.

Мы подаем два заявления.

Одно заявление пошло в ФАС. Мы спорим с отказом в возбуждении дела по НДК.

Второе заявление подаем в Суд по интеллектуальным правам. Теперь уже просим не ФАС, а Суд признать НДК.

Чувствую, что история становится запутанной. Держите схему:

Начинаются заседания в суде. Дама с юристом исправно носят в суд документы. «А мы ничего, а что тут такого. Ну подумаешь, на себя зарегистрировали».

ФАС тем временем занимает выжидательную позицию. Хотят дотянуть до решения суда, а только потом вынести своё. Хитро, да?

Ну что ж. Настает время последнего заседания по нашему делу. И вот решение:

Аминь. Это решение в нашу пользу. Кому интересно, тут ссылка на судебное дело.

Тут же, буквально через неделю подтягивается и ФАС с «как раз» подоспевшим решением.

Красивое.

Нарушителя признали нарушителем. Дальше им займется ФАС: теперь даму с юристом ждёт штраф, и вопрос только в том, какой.

А мы тем временем идем в Роспатент. Настало время вернуть своё.

Ну что ж, Роспатент, у нас есть для вас кое-что новенькое

Мы снова обращаемся в Палату за аннулированием знака нарушителя.

Только теперь мы уже не ссылаемся на название ООО. Мы кладем на стол решения Суда и ФАС.

Недобросовестная конкуренция — это основание для полного аннулирования товарного знака.

Заявление, заседание. Снова те же лица. Только вот решение другое.

Добили. Теперь знак нарушителя снесли полностью.

Спустя еще несколько месяцев Роспатент по нашей заявке регистрирует «Волли Толли» на настоящего правообладателя.

Финальные титры

Спустя еще несколько месяцев ФАС штрафует нарушителей на приличную сумму. Компания нарушителей — банкрот.

Четыре миллиона? Нет. Я говорил, что этого не будет. Предлагал же два варианта: быстрый и долгий. Ну, прошлись по долгому. Настало время для «а я же говорил».

Вот полная схема событий.

В итоге спасение товарного знака заняло два года.

История звучит героически, но для компании было бы лучше в такое дело вообще не попасть. Далеко не всем предпринимателям удается выйти из такой истории без фатальных потерь.

Заранее зарегистрировали бы свой знак — ничего бы этого не было.

Выводы из этой истории для нас с вами

1. Правами на бренд владеет тот, у кого есть товарный знак.

2. Если у компании «есть бренд», но нет знака, значит юридически у нее бренда нет.

3. В России зарегистрировано ~900 000 товарных знаков, и каждый год подают еще ~140 000 заявок,  поэтому найти классное и свободное название непросто, а случайно нарушить чужие права — легко

4. Если товарный знак был зарегистрирован незаконно, его можно аннулировать

5. Пока товарный знак действует, суды, полиция и ФАС будут его защищать. Взыскивают компенсации, блокируют сайты, соцсети и страницы на маркетплейсах. Иногда конфискуют товар.

Если пост полезный-интересный — поставьте плюсик, буду постить еще.

Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, по регистрации товарных знаков или по судам — напишите мне в личку в телеграме @bchlf.

Если вам в целом интересна тема защиты своих интеллектуальных прав — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».