С каждым годом все больше изобретателей вникает в правила правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. С одной стороны, это приводит к массовому патентованию и распространению юридической грамотности среди населения, а с другой – осложняет процедуру регистрации каждого последующего изобретения. Перед подачей заявки в Роспатент проверяют патентоспособность объекта, и все чаще случается так, что патентное ведомство отказывает в правовой охране из-за того, что схожее техническое решение уже охраняется. Тогда перед изобретателем встает выбор: договориться с правообладателем на лицензию или поискать способы обхода действующего патента.

В этой статье расскажу про правила обхода – когда это возможно, а когда – нет, и как сделать так, чтобы ваш собственный патент не обошли похожим образом.

Александр Дубок

Патентный поверенный, руководитель патентного бюро

 Что такое обход патента и как такое возможно

Обход патента – это поиск и реализация мер, которые позволят зарегистрировать изобретение / техническое решение в Роспатенте, похожее на то, что уже охраняется законом.

Сама возможность найти такие меры обусловлена одним из трех факторов:

1. «неправильно» составленная формула изобретения / полезной модели в зарегистрированном патенте – точнее, с правовой точки зрение формула описана верно (иначе Роспатент бы не принял документы на регистрацию), но недостаточно «широко»;

2. неправильно составленное патентное описание – изобретение фактически не соответствует патентному описанию до такой степени, что его нельзя идентифицировать;

3. умение и находчивость других изобретателей – конкурент может досконально изучить запатентованный продукт и на основании анализа придумать новое техническое решение, которое пройдет регистрацию.

Примеры ситуаций, когда может понадобиться обойти патент

Появление потребности обойти конкурирующий патент не всегда связано с целенаправленным желанием обманывать. Иногда обход патента – это больше вынужденная мера. Вот две ситуации, когда она может понадобиться.

1. Невозможность договориться с правообладателем о лицензионном договоре. Предположим, вы изобрели технологию, которую намерены запатентовать и использовать в бизнесе. Но при патентном поиске обнаружилось, что похожая технология уже охраняется, и патент вам не получить. Вы связались с владельцем патента, а он отказал в сотрудничестве или предложил невыгодные условия, например, назначил слишком высокое вознаграждение за пользование лицензией.

2. Нежелание зависеть от лицензиара. По-настоящему масштабный бизнес предполагает разумную независимость, в частности – от чужих условий предоставления лицензии. Лицензиар со временем может изменить договорные условия, под которые лицензиату придется подстраиваться. Если новые условия будут невыгодными, бизнес придется закрыть.

Случай из жизни. В 2021 году между Nokia (лицензиаром) и BBK Corporation (лицензиатом) началась патентная война. Компании некоторое время сотрудничали по лицензионному договору, пока в какой-то момент Nokia не повысила лицензионные платежи. BBK Corporation не согласилась на изменения, и договор был расторгнут. Но невозможно в одночасье остановить бизнес, который годами строился на партнерской технологии. Nokia подал иск в суд по интеллектуальным правам на дочерние предприятия BBK Corporation (OPPO, Vivo, Realme, OnePlus) с требованием запретить продажу устройств, работающих на технологии, защищенной патентом. BBK Corporation сделал попытку противостоять бывшему партнеру и подал возражение в Палату по патентным спорам (ППС) против Nokia. Суть возражения – призыв признать действующий патент бывшего партнера недействительным. В патентных войнах это стандартный ход: пока идет разбор в Палате по патентным спорам, процесс в суде по интеллектуальному праву останавливается. Если Ответчику действительно получится доказать неохраноспособность технических решений, ППС аннулирует патент, и дело в суде против BBK Corporation автоматически развалится. Все закончилось в 2023 году в пользу Nokia, и Realme, Oppo, OnePlus и Vivo покинули рынок Германии из-за проигранного патентного спора.

Этот пример демонстрирует, насколько важным может быть наличие возможности обойти чужой патент, когда на кону стоит жизнеспособность бизнеса. BBK Corporation такую возможность не нашел, и дочерним фирмам пришлось покинуть часть рынка. Дальше я расскажу, как тщательно искать способы обхода патента и как сделать так, чтобы стать тем, чей охранный документ обойти практически невозможно, как в случае с Nokia.

Способы обхода патента

Есть три способа обойти патент:

1. юридический;

2. изобретательский;

3. юридически-изобретательский.

Эти способы отличаются друг от друга фокусом, на котором изобретатель выбирает сконцентрироваться для обхода патента. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Обход патента юридическим способом

Чтобы обойти охранный документ юридическим способом, нужно попытаться найти несовершенства в зарегистрированной формуле изобретения / полезной модели.

На заметку. Патентная формула – краткая характеристика патентуемого объекта, которая содержит описание его сущности, характерных признаков и отличительных особенностей. Также формула отвечает на вопрос, как изобретение обеспечивает достижение конкретного полезного результата.

Пример патентной формулы:

«Устройство для очистки воды, содержащее фильтрующий элемент и насос, отличающееся тем, что фильтрующий элемент закреплен внутри насоса при помощи магнитных креплений.

1.  Устройство по пункту 1, отличающийся тем, что фильтрующий элемент выполнен из активированного угля.

2.  Устройство по пункту 1, отличающийся тем, что включает устройство для дозирования реагентов».

Обойти патент юридическим способом получится, если найти:

• возможность переписать формулу объекта так, чтобы она как можно меньше пересекалась с формулировками конкурирующего патента;

• ошибки в описании изобретения – бывает так, что описанное в патенте изобретение не соответствует реально существующему объекту.

Как отличить формулу, которую легко обойти, от той, что сложно

Чем шире описана формула, тем сложнее ее обойти, и чем больше в формуле точных указаний и конкретных формулировок, тем легче это сделать.

Пример. Допустим, вы изобрели шариковую ручку с пульсометром и стоите перед выбором, как описать формулу.

Первый вариант: «Шариковая ручка, включающая полый пластмассовый футляр, стержень с чернилами синего цвета и пластмассовый колпачок, отличающийся тем, что на колпачке закреплен с помощью клейкой ленты пульсометрический датчик, соединенный с аккумулятором емкостью от 500 до 3000 мA·ч и модулем передачи данных, взаимодействующим со смартфоном».

Второй вариант: «Шариковая ручка, включающая футляр, стержень и колпачок, отличающийся тем, что к нему прикреплен пульсометрический датчик, соединенный с модулем передачи данных и аккумулятором».

Третий вариант: «Ручка, включающая футляр, стержень, колпачок, отличающаяся тем, что содержит прикрепленный пульсометрический датчик и модуль передачи данных».

Первая формула из примера достаточно подробная. Ее легко можно обойти, заменив пластмассовый футляр металлическим, чернила синего цвета – черными, а способ крепления датчика – на любой иной, только не на клейкой ленте. Полученное изобретение по функции будет таким же, как и зарегистрированное, но Роспатент возьмет его под правовую охрану, так как формула будет сильно отличаться от описанной в первом примере.

Вторая формула значительно шире описывает изделие. Такой патент сложнее обойти, но все равно можно, если в новом изобретении придумать способ крепления датчика не на колпачке, а на корпусе.

Третья формула самая широкая, потому обойти ее сложнее всего.

Эти примеры вымышленные, но дают достаточно понимания, как исчерпывающие формулировки формулы снижают охраноспособность объекта.

На заметку. Указание точных температур, масс, количественных, цветовых значений и используемых материалов сужает правовой объем охраны патента. При подаче заявки в Роспатент рекомендую проконсультироваться с патентным поверенным, который проанализирует обоснованность указания подробных значений. Это обеспечит широкую правовую охрану вашему патенту, и его сложно будет обойти.

Если зацепка для обхода патента найдена, нужно описать формулу еще незарегистрированного вашего изобретения, используя термины и формулировки, отличные от тех, что используются в конкурирующем патенте. Эта работа требует сверки с актуальным патентным законодательством, поэтому рекомендую ее также поручить патентному поверенному.

Обход патента изобретательским способом

Обход патента изобретательским способом подразумевает поиск возможности преобразовать изобретение / полезную модель так, чтобы получить принципиально новый объект, доступный для патентования.

Чтобы это сделать, нужно:

1. проанализировать запатентованный объект конкурента;

2. придумать, как решить задачу, с которой справляется запатентованный объект, другим способом;

3. найденное техническое решение реализовать на практике и запатентовать его.

На заметку. Патентное законодательство защитит альтернативное изобретение, если в его системе не использован хотя бы один признак, изложенный в независимом пункте формулы конкурирующего патента. Это значит, что нужно модифицировать ваше изобретение так, чтобы убрать хотя бы один признак, который содержит запатентованный аналог.

Но в обратную сторону это правило не работает: если к запатентованному объекту добавить один или несколько дополнительных признаков, полученное изобретение станет зависимым от предыдущего. Роспатент хоть и согласится зарегистрировать доработанные элементы, но права на «базу» по-прежнему будут принадлежать не вам.

Обход патента юридически-изобретательским способом

Юридически-изобретательский способ подразумевает взаимодействие изобретателя и патентного поверенного при обдумывании вариантов обхода. Например, первый строит и исследует прототип зарегистрированного устройства и придумывает, как видоизменить его хотя бы чуть-чуть, а второй изучает недостатки в формуле и подбирает формулировки для описания нового изобретения, максимально отличные от тех, что уже числятся в базе Роспатента.

На заметку. Состав и структура любой технической системы всегда предполагают вариабельность. Потому внесение незначительных изменений в один или несколько элементов устройства может изменить принцип его действия до такой степени, что получится новое изобретение, которое свободно для патентования.

Пример обхода патента юридически-изобретательским способом

Известен случай, когда изобретателю удалось обойти действующий патент конкурента RU №172773 U1 на муфту для герметизации соединения обсадной трубы и кессона. Для обхода был применен юридически-изобретательский способ. Патентные поверенные проанализировали формулу, описание и фигуры (указаны в реферате) полезной модели и пришли к выводу, что сведения в патентных документах не соотносятся друг с другом. В частности, в ограничительной части формулы полезной модели указан признак: «полый герметизирующий элемент из эластичного материала...». Но по факту на фигурах 1 и 2 показано кольцо круглого сечения без какой-либо полости внутри. В описании также отсутствует слово «полый» в качестве существенного признака. Такая несогласованность в патенте противоречит рекомендациям, описанным в пункте 2 статьи 1376 ГК РФ. 

Также было проведено исследование параметров, входящих в математическую зависимость (зависимость описана в формуле полезной модели), и их влияние на заявленный технический результат. Исследования привели к выводу, что запатентованная полезная модель может обеспечить герметичность соединения обсадной трубы и кессона, но не делает герметичным соединение в диапазоне отношения отверстия фланцев к диаметру герметизирующего элемента от 0,7 до 1,2, как это заявлено в реферате. На основании сделанных выводов специалисты нашли новое техническое решение в обход действующего патента.

На заметку. Когда в зарегистрированном патенте обнаруживают несоответствие сведений, возникает логичный вопрос – как такое Роспатент мог допустить к регистрации. Дело в том, что заявку на охранный документ составляет патентный поверенный. И делает он это на основании предоставленных изобретателем сведений. В обязанность поверенного не входит экспертиза технического решения, потому он не может найти в нем недостатки. Экспертизу проводят технические специалисты / конструкторские бюро. В задачи Роспатент также не входит техническая экспертиза. Орган проверяет патентоспособность объекта по формуле.

В связи с этим рекомендую патентовать свои изобретения в патентных бюро, которые сотрудничают с конструкторскими бюро. Консультация с патентоведом и одновременно с техническим специалистом не допустит появления несогласованности в документах, что гарантированно увеличит патентную защиту объекта.

Этапы обхода патента

Для обхода патента рекомендую придерживаться такой стратегии.

Шаг 1. Оцените силу зарегистрированного патента. Прочитайте формулу, поищите несогласованность с описанием и рефератом и сделайте вывод о «ширине» правовой защиты.

Шаг 2. Выявите отличительные характеристики. Отличительные характеристики – это набор качеств, которые отличают вашу разработку от уже зарегистрированной. Если у конкурента формула узкая, найти отличительные характеристики будет достаточно легко.

Шаг 3. Найдите запатентованные разработки, предшествующие появлению патента конкурента, и постройте Древо Эволюции. Любая новая разработка – это доработанный вариант предшествующей, а Древо Эволюции – это совокупность всех похожих технических решений (запатентованных и не запатентованных), которые служат для реализации какой-либо полезной цели. Нужно найти похожие предшествующие патенты и оценить, какие технические решения из Древа Эволюции еще не зарегистрированы.

Шаг 4. Сформировать стратегию обхода патента. После того, как проанализировали формулу, описание патента и Древо Эволюции, можно сделать вывод, каким способом проще обойти выбранный патент. Если у конкурента много упущений / неточностей в формуле – подойдет юридический метод обхода, если формула описана достаточно широко – остановитесь на изобретательском способе, и, если есть возможность незначительно изменить систему вашего изобретения, значительно видоизменив его формулу – выберите юридически-изобретательский способ.

Юридические последствия нарушения чужого патентного права

Иногда изобретатель, столкнувшись с уже зарегистрированным конкурирующим патентом, выбирает не разбираться в методах обхода, а, положившись на авось, использует техническое решение, нарушая тем самым чужое право. Такие действия несут риск крупных денежных убытков.

Согласно пункту 1 статьи 1406 Гражданского кодекса России за использование чужого изобретения / полезной модели / промышленного образца без разрешения правообладателя нарушителю грозит:

1. принудительное возмещение убытков правообладателю;

2. штраф до 5 000 000 рублей;

3. взыскание компенсации в двукратном объеме стоимости патентных прав;

4. принудительное уничтожение продукции, произведенной по запатентованной системе или содержащей запатентованные элементы.

Также для правонарушителя предусмотрена и уголовная ответственность. По решению суда это может быть штраф размером до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

На заметку. Когда не хочется вкладывать силы и деньги для обхода конкурирующей разработки, воспользуйтесь альтернативным вариантом – заключением лицензионного договора с правообладателем. Это законный способ вести бизнес без угрозы однажды все потерять: стороны подписывают договор, и лицензиат спокойно пользуется зарегистрированной разработкой взамен на выплату денежного вознаграждения лицензиару.

Как сделать так, чтобы ваш патент было сложно обойти

Когда речь заходит об обходе патента – в игру вступают две стороны с противоположными интересами. Одна желает найти лазейки в правовой охране, а другая – сделать так, чтобы этих лазеек не оставить. Чтобы ваш патент обладал юридической силой, нужно при подаче документов в Роспатент:

1. в формуле максимально широко описать регистрируемый объект;

2. обеспечить защиту возможным вариациям изобретения / полезной модели;

3. проверить, чтобы описание и формула не противоречили друг другу;

4. убедиться, чтобы сконструированный по патентной формуле и описанию объект действительно выполнял заявленную функцию / полезное действие.

Резюме

Необходимость обойти чужой патент появляется, когда сложно договориться о выгодных условиях сотрудничества с лицензиаром, либо хочется построить масштабный бизнес без привязки к условиям, которые диктует партнер. Для обхода прибегают к одному из трех методов – юридическому, изобретательскому и юридически-изобретательскому.

Когда не хочется тратить силы на процесс обхода, лучше договориться с правообладателем на лицензию. Использование чужой разработки без лицензии грозит уголовной и административной ответственностью.

Патентные бюро могут провести глубокий патентный поиск и дать ясный ответ – нарушает ли ваша разработка чьи-то права, и если нарушает, то каким образом. После чего останется составить грамотную стратегию обхода патента и позаботиться, чтобы Ваш охранный документ получил сильную юридическую защиту.