Для многих товарный знак – это логотип на упаковке или название бренда конкретной компании. Однако это слишком узкое представление. Товарным знаком может быть любое обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров или услуг, в том числе имя сайта. Главное, чтобы оно отвечало требованиям закона и не нарушало чужих прав.

Регистрация доменного имени в качестве товарного знака становится всё более распространённым решением. Почему владельцу сайта стоит заранее позаботиться об охране своих интересов, и что для этого нужно сделать – рассказываю в статье.

Зачем регистрировать домен в реестре товарных знаков

Сегодня сложно найти бизнес, который никак не представлен в интернете. Оригинальное имя сайта делает его узнаваемым, вызывает у потребителей ассоциации с конкретным брендом и помогает его продвижению на рынке.

Если набор символов уже зарегистрирован в реестре доменных имён, никто не сможет выбрать для своего сайта точно такое же имя. Но уникальность домена не означает отсутствие сходства с чужими объектами интеллектуальной собственности. Это приводит к спорам и судебным разбирательствам.

Например, ООО «Кейфуд Про» предлагало доставку готовой еды на сайте sushivostok.ru. Как выяснилось позже, сходный товарный знак «ВОСТОК СУШИ» для того же класса услуг зарегистрирован за другим правообладателем — ООО «Суши Восток», который обратился для защиты своих прав в суд. Все судебные инстанции поддержали истца и признали действия ответчика по использованию чужого обозначения в домене незаконными. В пользу правообладателя взыскана компенсация.

Регистрация домена как товарного знака даёт важные преимущества. После этого другие лица не вправе использовать обозначение без согласия правообладателя. За нарушение предусмотрены меры ответственности: владелец знака может взыскать с виновного компенсацию до 5 млн рублей, потребовать возбуждения административного производства и даже уголовного дела.

Регистрация домена в реестре доменных имён и в реестре товарных знаков Роспатента – разные процедуры, у них разная цель и правовые последствия.

Чтобы начать пользоваться сайтом, регистрации в реестре доменных имён достаточно, но надёжной правовой защиты она не обеспечивает.

Какое имя сайта получится оформить как товарный знак

По Гражданскому кодексу РФ, товарным знаком может быть уникальное обозначение, выраженное в любой объективной форме: в виде картинки, слова и словосочетания, объёмной фигуры и т.д.

Доменное имя обычно регистрируют как словесный знак либо включают в качестве словесного элемента в комбинированное обозначение.

Например, некоторые слова, которыми изначально обозначали товары конкретного производителя, потом стали использоваться более широко – как определение для вида продукции (термос, ксерокс, эскимо, магнитофон, линолеум и другие). Если доменное имя будет состоять только из таких слов или их сочетаний, оно не пройдёт экспертизу в качестве товарного знака. То же самое касается общепринятых терминов и символов, если они относятся к области, для которой регистрируется обозначение.

При регистрации домена правовая охрана не распространяется на буквенные сочетания «ru», «com», «org» и т.п., так как это общепринятые обозначения, которые не могут принадлежать одному лицу.

Название вида товара (к примеру, чай), а также его характеристики (цейлонский, натуральный) могут быть в названии, если не занимают доминирующего положения, но они также будут неохраняемыми элементами. Если других элементов нет, обозначение не зарегистрируют.

Имя сайта не должно включать официальных названий и символов (например, названий стран, международных организаций).

Полный перечень обстоятельств, при которых закон запрещает регистрировать обозначение как товарный знак, перечислены в статье 1483 ГК РФ.

Ключевое условие для регистрации – отсутствие тождества или сходства до степени смешения с чужими товарными знаками. Во внимание принимаются обозначения, зарегистрированные в отношении однородных товаров (видов деятельности), которые уже включены в госреестр или поданы на регистрацию раньше.

Например, если компания регистрирует обозначение для ведения деятельности по разработке программ для ЭВМ, наличие в реестре похожего знака в отношении услуг по ландшафтному дизайну не будет препятствием для выдачи свидетельства. А если сходное обозначение уже зарегистрировано для услуг в it-сфере, новая заявка не пройдёт экспертизу.

Как зарегистрировать доменное имя в Роспатенте

Процедура регистрации едина для всех видов товарных знаков и проходит по следующему алгоритму:

• заявитель готовит заявку с указанием данных, перечисленных в приказе Минэкономразвития России, оплачивает пошлину и подаёт документы в Роспатент в бумажном или электронном виде;

• патентное ведомство регистрирует заявку и проводит формальную экспертизу (проверяет полноту материалов, соответствие закону, уплату пошлины);

• при положительных итогах формальной экспертизы начинается экспертиза по существу, в ходе которой оценивается охраноспособность заявленного знака;

• в зависимости от результатов основной экспертизы, Роспатент регистрирует обозначение или выносит мотивированное решение об отказе (его можно обжаловать в суде);

• после уплаты финальной части пошлин правообладателю выдаётся свидетельство на товарный знак (в электронном виде, а по его желанию – и на бумажном носителе).

В ходе обработки заявки регистрирующий орган нередко направляет запросы, ответы на которые лучше давать оперативно, чтобы не затягивать сроки. По регламенту вся процедура может занять до 15 месяцев, но если действовать через патентного поверенного, можно уложиться в 5-8 месяцев.

Размер пошлин зависит от количества классов товаров (услуг), для которых запрашивается правовая охрана, и формы подачи документов. Если направлять заявку онлайн, стандартный размер пошлины уменьшается на 30%.

Стоимость регистрации знака для одного класса МКТУ составит минимум 21 700 рублей (со скидкой за электронную подачу и без получения бумажного свидетельства). Если их несколько, размер пошлины увеличится. На этапах формальной экспертизы и регистрации обозначения придётся доплатить 1000 рублей за каждый дополнительный класс свыше пяти, а за основную экспертизу – 2500 рублей за каждый класс свыше одного. Бумажное свидетельство обойдётся ещё в 2000 рублей.

Информация о процедуре регистрации и образцы заполнения заявки размещены на сайте Роспатента. Вы можете заполнить документы самостоятельно и подать их удобным способом, например, через личный кабинет на портале госуслуг. Если нет времени или желания этим заниматься, есть другой путь – заказать регистрацию в патентной организации. Первую персональную консультацию в таких компаниях обычно проводят бесплатно, поэтому можно обсудить вопрос со специалистом, а потом принимать решение.

Доменные споры

В судебной практике доменными называют споры, касающиеся использования доменных имён, идентичных или схожих с зарегистрированными средствами индивидуализации. Инициатором судебного разбирательства обычно выступает правообладатель. В числе самых распространённых требований – запрет использовать спорное обозначение и взыскание компенсации за нарушение прав.

Нередко компании для привлечения клиентов регистрируют доменные имена, включающие названия известных брендов или созвучные им. Если заявленное имя отличается от уже существующего хотя бы одним символом, у регистратора нет оснований для отказа. А посетители сайта этой разницы, скорее всего, даже не заметят. В итоге нарушитель зарабатывает на репутации известной торговой марки, не платя правообладателю ни копейки.

Например, две компании в Оренбургской области оказывали услуги по диагностике и ремонту электротехники через сайт samsung-official.ru. Это продолжалось до тех пор, пока сайт не обнаружил правообладатель товарных знаков «Samsung» - иностранная компания Samsung Semiconductor Co., Ltd. Собственник обратился в суд с иском о запрете использовать указанное обозначение в имени сайта ответчиков и о взыскании компенсации. Все требования судом удовлетворены.

Эта же компания по другому делу добилась запрета использования доменного имени sammsung.ru, которое суд признал сходным по фонетическим признакам с охраняемым знаком истца.

Не всегда действия нарушителей имеют такой очевидный умысел. Владелец сайта может просто не проверить наличие сходных товарных знаков, прежде чем регистрировать доменное имя. В таком случае претензии правообладателя могут стать для него неприятной новостью. Однако на исход судебного спора это не повлияет. Если компания использует чужое обозначение для сайта с однородными товарами или услугами, решение точно будет не в его пользу.

Другая категория споров, наоборот, связана с «захватом» доменных имён. В этом случае недобросовестные предприниматели регистрируют средства индивидуализации, идентичные чужим доменам, а затем требуют компенсацию за нарушение исключительного права.

По таким делам будет иметь значение, что возникло раньше: дата приоритета товарного знака или регистрация домена. Если сайт создан намного раньше, и его использовали до регистрации знака, суд с большой вероятностью займёт сторону ответчика.

Например, ООО «Калибр» не удалось добиться аннулирования регистрации доменного имени simpledoc.ru, принадлежащего предпринимателю. Истец обосновывал свои требования тем, что ему принадлежит товарный знак SIMPLEDOC, зарегистрированный для тех же услуг, которые оказывает ответчик. Однако суд установил, что этот знак зарегистрирован Роспатентом только в 2021 году, тогда как предприниматель использовал сайт со спорным доменным именем с 2014 года. Кроме того, общество не представило доказательств использования товарного знака. В итоге суд констатировал злоупотребление правом со стороны истца и отказал в иске.

Как защитить доменное имя: памятка для администратора сайта

Оптимальное решение – задуматься о правовой охране доменного имени ещё на этапе его выбора. Это проще с технической точки зрения: можно сразу придумать уникальное охраноспособное название, которое Роспатент без проблем зарегистрирует.

Когда домен давно используется, его тоже можно оформить как товарный знак, чтобы застраховаться от недобросовестной конкуренции. Алгоритм действий в разных ситуациях будет отличаться.

Ситуация первая: вы только планируете создать сайт и выбираете доменное имя

Здесь важно думать на перспективу и подобрать комбинацию символов, которая точно пройдёт экспертизу Роспатента в качестве товарного знака. Такое обозначение:

• не совпадает с чужим товарным знаком, фирменным наименованием или коммерческим обозначением;

• не нарушает прав других владельцев интеллектуальной собственности, например, авторов произведений;

• отвечает другим критериям охраноспособности, о которых говорилось выше.

Проверить обозначение можно самостоятельно с помощью сервиса на сайте ФИПС либо поручить поиск патентному поверенному. Второй вариант даст более точный результат. Во-первых, специалисты ищут совпадения не только по общедоступным, но и по платным базам. Во-вторых, они знают, на что обращать внимание, потому что решают такие задачи ежедневно.

Если при проверке вы обнаружите совпадение с чужим средством индивидуализации, обозначение надо будет доработать, например, добавив символы для повышения уникальности. Но иногда сходство настолько существенное, что проще придумать другое доменное имя.

Если препятствий к регистрации конкретного имени сайта в качестве товарного знака нет, можно покупать домен, а затем направлять документы в Роспатент.

Ситуация вторая: вы хотите зарегистрировать в Роспатенте узнаваемое доменное имя, которое уже используете

Первый шаг здесь такой же: надо проверить охраноспособность доменного имени в качестве товарного знака. Если сходное средство индивидуализации ещё никто не использует, оформляем документы и подаём заявку на регистрацию.

А вот если окажется, что такое же или очень похожее обозначение уже оформлено на другого владельца, вас ждут сложности. Роспатент откажет в регистрации, если чужой товарный знак зарегистрирован для однородных товаров или услуг. Более того, дальнейшее использование такого доменного имени чревато претензиями правообладателя.

Уникализировать действующее имя сайта не получится, поэтому остаётся два варианта:

• попробовать аннулировать товарный знак конкурента;

• договориться с правообладателем и использовать обозначение на законных основаниях.

Оспорить правовую охрану товарного знака можно по конкретным основаниям, которые перечислены в статьях 1512 и 1514 ГК РФ.

Когда ни одного из них нет, остаётся договариваться с правообладателем. Можно заключить с ним лицензионное соглашение или выкупить товарный знак по договору отчуждения. В первом случае объём ваших прав будет определяться условиями сделки, во втором они полностью перейдут к вам. А можно, наоборот, договориться о продаже вашего интернет-магазина владельцу товарного знака, если обе стороны в этом заинтересованы.

Есть и третий путь – ничего не делать. Но в этом случае высок риск встретиться с правообладателем в суде. Как правило, суд занимает сторону законного владельца и взыскивает в его пользу компенсацию за неправомерное использование. Её размер может исчисляться миллионами рублей. Исключение – явное злоупотребление правом со стороны правообладателя, но таких случаев в юридической практике немного.

Какой вывод можно сделать? Даже если вы самостоятельно придумали имя сайта и открыто его использовали, не факт, что это защитит вас в споре с правообладателем сходного товарного знака. Поэтому надо действовать на опережение и официально оформлять права, пока этого не сделали конкуренты или патентные тролли. Тогда даже в случае судебного спора защитить интересы будет гораздо проще.