Проблема основана на положениях закона, согласно которым права на ПО и прочие произведения, созданные по заказу, принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (ст.1296 ГК РФ).

В связи с этим многие разработчики опасаются, что требование закона о передаче исключительных прав на код, созданный на основе предыдущих наработок, лишит их прав на предыдущие версии ПО. А иногда разработчики и вовсе не готовы передавать исключительное право, так как заказчик может стать прямым конкурентом.

С учетом этого на практике сложилось несколько способов договорной защиты авторских прав разработчика на собственное программное обеспечение и результаты его последующих модификаций. Расскажем о них под катом.

Наиболее простой и распространенный вариант основан на том, что на каждый новый результат творческой деятельности возникает исключительное право как на самостоятельный объект. Поэтому в договоре на разработку программного обеспечения четко прописываются условия, что исполнитель сохраняет исключительное право на исходный продукт, подвергшийся переработке в рамках договора с заказчиком. При этом заказчик получает исключительное право на производный продукт, созданный в результате модификации исходного.

Более мудрёный вариант защиты авторских прав предусматривает заключение лицензионного договора на исходный продукт с возможностью его модификации, а затем выполнение работ по переработке исходного программного продукта в рамках заказа. Такой подход требует заключения двух договоров, а потому на практике его применить сложнее.

Иногда разработчики для обоснования варианта с лицензией на исходный продукт и, разумеется, защиты на него прав, создают отдельную компанию, на которую регистрируют все продукты.

Другим вариантом защиты авторских прав является выдача безвозмездной лицензии на результаты работ по договору на разработку программного обеспечения, что прямо допускается положениями ст.1296 ГК РФ. В данном случае исключительное право на новый и исходный продукт сохраняется в полном объеме у разработчика.

И наиболее радикальным способом защиты авторских прав не только на исходный, но и производный программный продукт, с недавних пор стало заключение лицензионного договора о предоставлении права использования программного обеспечения, которое будет создано в будущем. В такой ситуации положения ст.1296 ГК РФ в принципе не применяются, поскольку договор на заказную разработку заменяется лицензионным.

По поводу возможности заключения лицензионного договора на несуществующий программный продукт долгое время не было единого мнения, поскольку в лицензионном договоре должен быть четко описан объект лицензирования. Однако недавно Верховный суд поставил точку в данном споре.

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, указанные выше положения не исключают возможности заключения лицензионного договора, предусматривающего предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности, который будет создан в будущем. Исключительное право использования результата интеллектуальной деятельности предоставляется в момент, определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права. При этом предмет такого договора должен быть индивидуализирован таким образом, чтобы позволять определить конкретный результат интеллектуальной деятельности, в отношении права на которые договор заключается, на момент предоставления права использования такого объекта в соответствии с данным договором (п.47 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

Таким образом, при наличии возможности выбора разработчик может заменить привычный договор на создание программного обеспечения новым лицензионным договором на предоставление права использования программного обеспечения, которое будет создано в будущем.

Нужно понимать, что рассматриваемые договорные конструкции существенным образом отличаются по объему прав и обязанностей сторон.

Договор на разработку ПО не только предусматривает возникновение по умолчанию исключительного права на результаты работ у заказчика, но и позволяет ему контролировать ход работ, спрашивать с исполнителя за их качество и досрочно расторгнуть контракт.

Лицензионный договор априори сохраняет исключительное право за разработчиком, лишает клиента легальной возможности контроля за разработкой, допускает передачу нового продукта на условиях «как есть», и не предусматривает возможность досрочного расторжения. Плюс реализация по лицензионному договору на ПО освобождена от НДС для разработчиков на ОСНО.

В то же время в лицензионном договоре имеется ряд неудобств и для разработчика, поскольку в случае, когда стороны предусмотрели в нем возможность досрочного расторжения в одностороннем порядке, у заказчика отсутствует обязанность оплаты работ, выполненных до момента расторжения, и дополнительной компенсации убытков.

Выбирайте договоры на разработку ПО с умом!

Еще о правах разработчиков