_{Изображение взято из Викимедии, автор – Gil. Распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic license}

Привет, Хабр! Меня зовут Андрей, я юрист в сфере интеллектуальной собственности и IT-технологий.

Некоторое время назад на Хабре была опубликована история andrei_mankevich — автора мобильного приложения — реализации игры «Балда», которое было удалено по жалобе правообладателя соответствующего товарного знака. Судя по комментариям к этой истории, многим было интересно, можно ли как-то восстановить справедливость и наказать тролля.

В связи с этим я хочу рассказать о возможностях, которые предоставляет российский закон для защиты от таких действий.

На заметку: «патентные тролли» («patent troll») — это лица, осуществляющие покупку или регистрацию патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец исключительно для того, чтобы требовать с других лиц вознаграждение за использование патента под угрозой предъявления судебного иска. Такие лица, как правило, не производят какой-либо полезный продукт на основании купленного патента.

В отношении лиц, осуществляющих аналогичную деятельность с товарными знаками и объектами авторских прав, используются, соответственно, термины «trademark troll» (можно перевести как «брендовый тролль») и «copyright troll» («копирайтный тролль», «копитролль»).
Далее я буду говорить о брендовых троллях — лицах, которые регистрируют или покупают товарные знаки, для того чтобы заработать на предъявлении претензий и судебных исков.

Немного юридического ликбеза

Товарный знак — это обозначение, используемое для индивидуализации товаров лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Обозначение, используемое для индивидуализации услуг, соответственно, называют знаком обслуживания. Это обозначение может быть любым — текстовым, графическим, объемным и даже в форме видео, запаха или осязаемого объекта. Товарный знак может также состоять из сочетания различных форм. Чаще всего встречаются словесные и изобразительные товарные знаки, а также товарные знаки, включающие в себя комбинацию словесного и изобразительного элемента.

В российском праве товарные знаки и знаки обслуживания регулируются одинаково, поэтому дальше я буду использовать термин «товарный знак», подразумевая также и знак обслуживания.
Товарный знак подлежит регистрации специализированным государственным органом — Роспатентом. После регистрации у лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак, возникает исключительное право использовать товарный знак любым способом по своему усмотрению, а также запрещать всем третьим лицам аналогичное использование.

Для того чтобы избежать монопольного использования определенного обозначения во всех сферах деятельности, закон предусматривает необходимость регистрации товарного знака в отношении заранее определенных товаров и услуг. Для удобства и для совместимости с международными системами регистрации товарных знаков большинство стран (включая Россию) используют единую Международную классификацию товаров и услуг (МКТУ), в которой сходные по каким-либо признакам товары и услуги сгруппированы в классы (их, на данный момент, 45). Версия МКТУ от Роспатента с классификацией и простеньким поиском размещена здесь.

Теоретически товарный знак можно зарегистрировать во всех классах, но на практике:

1. В отношении каждого вида товаров или однородных товаров не должно существовать такого же или похожего обозначения. Кроме того, регистрируемое обозначение не должно вводить потребителя в заблуждение относительно источника происхождения и должно соответствовать другим требованиям закона — опять же, в отношении каждого вида товаров;
2. Пошлина за регистрацию товарного знака рассчитывается в зависимости от количества классов;
3. Если товарный знак не используется в течение 3-х лет в отношении каждого вида товаров и услуг, то его регистрацию по неиспользуемым товарам и услугам можно прекратить по заявлению заинтересованного лица (пошлину вам при этом никто не вернёт и расходы не возместит).

Закон прямо указывает, что «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Пассивная защита: есть ли нарушение?

Исходя из положений закона можно выделить следующие признаки нарушения права на товарный знак:

1. Используется обозначение, тождественное товарному знаку или сходное с ним;
2. Обозначение используется на товарах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, или однородных с ними;
3. В результате этого возникает вероятность смешения товаров в глазах потребителей.

Соответственно, при отсутствии хотя бы одного из этих трех признаков использование обозначения не считается нарушением.

Есть одно исключение, связанное с общеизвестными товарными знаками — их нельзя использовать даже в отношении неоднородных товаров и услуг, если у потребителя возникает ассоциация, что эти товары и услуги имеют отношение к правообладателю. Но признание товарного знака общеизвестным происходит на основании специального решения Роспатента, и только если товарный знак действительно стал общеизвестным. В России их сейчас зарегистрировано чуть более 200: к ним относятся, например, текстовое обозначение «KASPERSKY», логотип Билайн, логотип Яндекс. Тролли правами на общеизвестные товарные знаки, как правило, не обладают.

При проверке всех трех признаков нарушения довольно удобно использовать руководство Роспатента, касающееся регистрации товарных знаков. В нем даны подробные, проиллюстрированные примерами и судебной практикой рекомендации о том, как определить однородность товаров и услуг и установить возможность возникновения смешения в глазах потребителя.

Давайте разберем вопрос наличия или отсутствия нарушения на примере вышеупомянутой истории с товарным знаком «Балда».

_{Информация о товарном знаке «Балда» из открытых реестров Федерального института промышленной собственности (ФИПС)}

Товарный знак «Балда» зарегистрирован в реестре товарных знаков под номером 635443 на имя ООО «Паритет лифт». Зарегистрировано, судя по всему, обозначение в текстовой форме.

Использовал ли автор поста идентичное обозначение для названия своей игры? Да, использовал — название приложения было полностью идентично зарегистрированному товарному знаку. Соответственно, первый признак нарушения имеется.

Смотрим сведения о регистрации дальше. Товарный знак «Балда» зарегистрирован в отношении ряда товаров и услуг, относящихся к 9 и 42 классу МКТУ.

По 9 классу МКТУ товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня».

Можно ли сказать, что компьютерная игра, распространяемая под обозначением «Балда», однородна хотя бы одному из товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак? На мой взгляд, нет. Роспатент в своем руководстве прямо указывает, что принадлежность товаров к одному классу МКТУ не свидетельствует об их однородности — важно смотреть именно на родовую и видовую принадлежность товаров (причем даже товары, относящиеся к одному виду, могут быть признаны неоднородными). А программное обеспечение и тем более компьютерные игры не имеют ничего общего ни с одним из товаров по 9 классу МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Балда».

По классу 42 товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг: анализ химический; арбитраж; архитектура; изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; обслуживание техническое программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; разработка программного обеспечения; управление делами по авторскому праву; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая.

Здесь в списке есть, на первый взгляд, близкие по значению услуги: «разработка программного обеспечения», «обслуживание техническое программного обеспечения». Но это не означает, что эти услуги однородны товару «программное обеспечение» и тем более «компьютерные игры».

В 2006 году Высший арбитражный суд, рассматривая дело производителя пива «Невское» об оспаривании товарного знака «AMRO Невское», признал однородность товаров «пиво» и «орехи» и сделал следующий вывод:

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Этот вывод был приведен в обзоре судебной практики по интеллектуальным правам Верховного суда в 2015 году, и применяется судами до сих пор.

«Разработка программного обеспечения» как услуга, а не как производственный процесс, подразумевает под собой создание программного обеспечения по заказу и для целей третьих лиц. Получателями этой услуги в большинстве случаев являются юридические лица и предприниматели. В то же время товар «компьютерная игра» направлен на обычных пользователей — физических лиц. Соответственно, поскольку круг потребителей и способы реализации товара и услуги разные, потребители не смогут отнести эти товары и услуги к одному источнику происхождения, а значит этот товар и услуга не являются однородными. Второй признак отсутствует.

Третий признак — смешение товаров в глазах потребителя. Применительно к мобильным приложениям в Play Market или App Store, имеющим одинаковое название, вероятность смешения крайне мала, поскольку магазины приложений устроены таким образом, что наиболее сильным и привлекающим внимание элементом является иконка приложения, а не его название. Кроме того, в Google Play рядом с каждым приложением указан его автор.

_{Скриншот из Google Play. Вряд ли потребитель сочтет все эти приложения произведениями одного автора, несмотря на то что они все имеют в названии слово «Судоку»}

В App Sore автора, правда, можно увидеть только при просмотре самого приложения, но тем не менее пользователь увидит его, до того как скачает приложение.

_{Скриншот из App Store. Хотя при поиске приложений автор не указывается, пользователь все равно видит разные иконки и не воспринимает приложения принадлежащими одному автору, несмотря на общий элемент в названии.}

_{А вот при просмотре описания приложения в App Store пользователь уже видит автора.}

То есть, вероятность того, что потребитель при просмотре приложений в Play Market или App Store посчитает приложения с одинаковыми названиями, принадлежащими одному автору, отсутствует.

Соответственно, вероятность смешения двух мобильных игр «Балда», если у них разные иконки приложений, в глазах пользователя, скорее всего, не возникнет — третий признак нарушения также отсутствует.

Получается, что, хотя автор соответствующей игры использовал обозначение «Балда» в своем названии, в таком использовании нет нарушения, поскольку товарный знак не зарегистрирован в отношении компьютерных игр и программного обеспечения в целом, и в силу устройства магазинов приложений у потребителя не возникает смешения приложений с одинаковыми названиями.

Что с изложенным выше можно сделать на практике?

Во-первых, если, как в случае с Балдой, из Google Play или App Store было удалено мобильное приложение — подать апелляцию, соответственно, в Google или Apple.

Для подачи апелляции необходимо зайти в свой аккаунт Google или Apple. При обосновании апелляции можно использовать аргументацию, изложенную выше.

Во-вторых — использовать данную аргументацию, если спор с троллем дойдет до суда.
Конечно, суд может прийти и к другому выводу, с учетом того что все три критерия нарушения достаточно субъективны, а также беспощадного судебного усмотрения. Но шансы на это, на мой взгляд, небольшие.

Активная защита: оспаривание регистрации товарного знака

Давайте представим, что вышеупомянутый товарный знак «Балда» был бы зарегистрирован в отношении товара «программное обеспечение» или, еще лучше, «компьютерные игры» (автор утверждает, что товарный знак был впоследствии зарегистрирован в отношении этих товаров, но я такой регистрации не вижу).

В этом случае можно было бы говорить о том, что товарный знак зарегистрирован с нарушением требований закона, а именно пункта 1 и 2 статьи 1483 ГК РФ:

1. Обозначение состоит только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для товаров определенного вида. В данной ситуации — слово «Балда» вошло во всеобщее употребление для обозначения игр, основанных на соответствующей механике, — как компьютерных, так и настольных, по аналогии, например, с судоку.
2. Обозначение состоит только из элементов, являющихся общепринятыми символами или терминами. Опять же, применительно к данной ситуации слово «Балда» используется в качестве термина для обозначения соответствующих правил и механики игры.

Если товарный знак зарегистрирован с нарушением требований закона, то его регистрацию можно оспорить. Причем в ситуации, когда товарный знак нарушает требования упомянутых выше пунктов 1 и 2 статьи 1483 ГК РФ, регистрацию товарного знака можно оспорить в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

В качестве иллюстрации оспаривания регистрации товарного знака по первому пункту можно рассмотреть дело о товарном знаке «дихлофос».

Дихлофос (если верить Википедии) — это сокращенное наименование сложного органического соединения (C₄H₇Cl₂O₄P), которое достаточно давно используется для уничтожения насекомых. Соответственно, обозначение «дихлофос» приобрело широкую известность именно в этом качестве.

Некая компания «КрымБытХим» зарегистрировала обозначение «дихлофос» в отношении препаратов для уничтожения паразитов и вредителей (5-й класс МКТУ). Другие производители инсектицидов, видимо, огорчились, и в 2017 году один из производителей подал возражение против предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Роспатент, а позднее и Суд по интеллектуальным правам, приняли решение о прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку он противоречит, в том числе, пункту 1 статьи 1483 ГК РФ. Суд посчитал доказанным факт длительного использования обозначения «дихлофос» в отношении средств для борьбы с насекомыми на основании «общедоступных словарно-справочных источников, размещенных в сети Интернет» и представленных сторонами документов. Суд установил, что обозначение «дихлофос» широко использовалось еще в СССР, задолго до регистрации товарного знака.

Каким способом можно было бы доказать, что обозначение «Балда» вошло во всеобщее употребление товаров определенного вида? Можно представить, во-первых, данные сайтов магазинов, в которых продается соответствующая игра, например, OZON, Мосигра. Можно запросить производителей этих игр о том, с какого момента они продают одноименную игру. Можно также получить сведения о дате регистрации соответствующих мобильных приложений (информация об этом хранится у Google и Apple, несмотря на то что сами приложения удалены из магазинов). Вообще подойдут любые доказательства, которые позволяют установить массовое использование обозначения для идентификации соответствующих товаров до регистрации спорного товарного знака.

По второму основанию для прекращения регистрации товарного знака можно рассмотреть следующее интересное дело 2016 года.

Компания «М-Групп» в 2013 году попыталась зарегистрировать обозначение «BITCOIN» в качестве товарного знака для широкого круга услуг 36 и 38 классов МКТУ: финансовые услуги и услуги в сфере телекоммуникации соответственно. К слову, ничего не хочу сказать плохого про эту компанию, но судя по количеству и диапазону услуг, заявленных для регистрации, компания вряд ли планировала оказывать все эти услуги под обозначением «BITCOIN».

В любом случае Роспатент отказал в регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что слово «BITCOIN» является общепринятым термином, обозначающим соответствующую виртуальную валюту и платежную систему. Компания с решением Роспатента не согласилась и обратилась в суд.

Аргументы компании сводились к тому, что выводы Роспатента о происхождении слова «BITCOIN» основаны на недостоверных источниках информации, размещенных исключительно в Интернете: Википедии, онлайн-словарях, газете «Коммерсант» и журнале «Forbes» и прочих.

Суд по интеллектуальным правам отказался отменять решение Роспатента, указав, что Интернет является общедоступным источником информации, содержащим эквиваленты научной, технической и справочной литературы, периодических изданий и словарей. А в решении Роспатента приведено достаточно ссылок на различные материалы, подтверждающих широту использования слова «BITCOIN» для обозначения соответствующей виртуальной валюты и платежной системы.

Соответственно, если бы нам пришлось доказывать, что слово «Балда» — это общепринятый термин, обозначающий механику и правила игры, мы могли бы сослаться на соответствующую статью «Википедии», номер журнала, в котором впервые были опубликованы правила, различные сайты, содержащие описание игры.

Для прекращения правовой охраны товарного знака по перечисленным выше основаниям необходимо составить и подать в Роспатент соответствующее возражение. По указанным выше основаниям возражение может подать любое лицо в течение всего срока действия права на товарный знак. Подать возражение можно лично или через патентного поверенного.

В том случае если Роспатент откажет в прекращении правовой охраны товарного знака, решение Роспатента можно обжаловать в Суд по интеллектуальным правам (и дальше по инстанциям).

Недобросовестная конкуренция

Как я уже сказал выше, патентные тролли используют товарные знаки не для целей защиты и развития своего бизнеса, а исключительно с намерением потребовать компенсацию с других лиц, использующих обозначение. Иногда бывает по-другому (как в той же истории с «Балдой») — товарный знак используется, для того чтобы расчистить рынок и продвинуть свой товар — мобильное приложение, например.

Все такие действия в полной мере охватываются понятием «недобросовестная конкуренция».

Недобросовестная конкуренция — это любые действия, которые отвечают следующим критериям:

1. Направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
2. Противоречат законодательству или правилам делового оборота, или требованиям разумности, добросовестности и справедливости. Обратите внимание, действия могут быть формально законными, но при этом противоречить добросовестным практикам ведения бизнеса;
3. Способны причинить убытки другим лицам-конкурентам или нанести ущерб их деловой репутации. Конкурентами при этом считаются любые лица, включая некоммерческие организации и обычных граждан, осуществляющих какую-либо деятельность, приносящую доход (кроме трудовой).

Хотя недобросовестной конкуренцией может быть признана любая деятельность, соответствующая указанным выше критериям, закон выделяет несколько ее разновидностей, в частности недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием средств индивидуализации (статья 14.4 Закона о защите конкуренции).

За недобросовестную конкуренцию с использованием товарного знака Федеральная антимонопольная служба может оштрафовать нарушителя и выдать ему обязательные к исполнению предписания о прекращении таких действий. Кроме того, признание действий по приобретению и использованию товарного знака недобросовестной конкуренцией является самостоятельным основанием для прекращения правовой охраны товарного знака (в том порядке, который я описал выше).

Характерный пример ситуации с недобросовестной конкуренцией — дело о товарном знаке «BLACK FRIDAY».

Компания «Блэк Фрайдэй» в 2016 году зарегистрировала соответствующий товарный знак «BLACK FRIDAY», оформила 52 доменных имени, включающих в себя обозначение «BLACK FRIDAY», после чего начала рассылать письма с требованием компенсации за нарушение права на товарный знак другим лицам, использующим соответствующее обозначение. Одним из получателей таких писем оказалась компания — представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (туда входит Ozon, Юлмарт, Ситилинк, М. Видео, Эльдорадо и еще множество других компаний).

В результате сама Ассоциация обратилась в антимонопольную службу с заявлением о признании действий компании «Блэк Фрайдэй» недобросовестной конкуренцией — и антимонопольная служба удовлетворила заявление Ассоциации. Предоставление правовой охраны товарному знаку «BLACK FRIDAY» было признано недействительным Роспатентом.

Компания «Блэк Фрайдей» пыталась оспорить решение антимонопольной службы в Суде по интеллектуальным правам, но суд оставил это решение в силе, указав, в частности, что:

1. Обозначение «BLACK FRIDAY» широко использовалось до даты регистрации товарного знака для обозначения пятницы после Дня благодарения — традиционного дня начала рождественских распродаж в США. Обозначение в данном качестве получило распространение во всем мире;
2. Обозначение «BLACK FRIDAY» используется множеством лиц, в том числе интернет-ритейлерами в своей деятельности при организации распродаж;
3. Компания «Блэк Фрайдэй» после регистрации соответствующего товарного знака начала массово предъявлять требования о прекращении нарушения прав на товарный знак с целью причинить вред конкурентам и вытеснить их с рынка.

Соответственно, суд установил, что в действиях компании есть все признаки недобросовестной конкуренции: они направлены на получение преимуществ в коммерческой деятельности (путем получения компенсаций и вытеснения конкурентов с рынка), противоречат требованиям добросовестности и способны причинить ущерб другим лицам.

Каким образом можно признать действия лица недобросовестной конкуренцией? Закон допускает возможность обращения с подобным заявлением как сразу в суд, так и сначала в Федеральную антимонопольную службу, но обращение в антимонопольную службу зачастую проще и быстрее. Заявление в антимонопольную службу подается в свободной форме, и с некоторых пор может быть подано через Госуслуги.

Выводы

В заключение хочется сказать следующее. Общественная огласка — это хорошо и полезно, но бороться с брендовыми и иными троллями нужно их же оружием — на основании закона.

Типичный арсенал в борьбе с троллем может включать в себя следующие действия:

1. Проверка нюансов регистрации спорного товарного знака, наличие нарушения. При необходимости предоставляются соответствующие объяснения магазинам приложений;
2. Направление заявления о наличии в действиях тролля недобросовестной конкуренции;
3. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку тролля.

К слову, если есть основания полагать, что патентный тролль сам допустил нарушение, например, были нарушены авторские права на программу для ЭВМ, на дизайн мобильного приложения, как в случае, описанном автором игры «Балда», то можно, во-первых, направить ответную жалобу в Google и Apple, а, во-вторых, также обратиться в суд на данном основании.

Источники

Я сознательно старался избежать указаний на законодательство и судебную практику в самой статье, чтобы удобнее было читать. Но привожу их тут — для тех, кто захочет разобраться в законах и практике самостоятельно:

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ — основной источник регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью и средствами индивидуализации. Товарным знакам посвящены статьи 1477 — 1515;
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» — основной закон, касающийся борьбы с монополистами и недобросовестными практиками в предпринимательской сфере;
3. Приказ Роспатента от 22.04.2003 № 56 «О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» — правила Роспатента, регулирующие порядок подачи и рассмотрения заявлений, в том числе о прекращении правовой охраны товарного знака;
4. Приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» — руководство Роспатента по рассмотрению заявок на товарные знаки;
5. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 — дело про пиво «Невское» и орешки;
6. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2018 № С01-659/2018 по делу № СИП-672/2017 — дело про дихлофос;
7. Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2016 по делу № СИП-368/2016 — дело про биткоины;
8. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2018 N С01-190/2018 по делу № СИП-491/2017 — дело про «черную пятницу».