Как спасти свой it-бизнес от недобросовестных фрилансеров, не напортачить с договорами с сотрудниками и защитить собственную интеллектуальную собственность рассказали в своем материале.
Содержание статьи
Аудит интеллектуальной собственности. Объясняем на пальцах
Зачем выстраивать систему управления ИС
Важные моменты
Выводы
Николай Рухтин
Юрист AG-LEGAL
Ситуация: вы долго и упорно создавали и растили ваш ИТ-стартап. Нашли потенциальных инвесторов, дошли до этапа переговоров, они оценили вашу компанию и... отказались вкладываться в ваше дело. Звучит очень грустно!
Почему так случилось? Думаю, что мы можем сыграть в Вангу: вы работали с фрилансерами, не заключали правильные договоры с дизайнерами, разработчиками, и теперь не можете даже подтвердить права на всё, что было создано. Чтобы не повторить эту печальную историю на практике, читайте нашу статью.
1. Аудит интеллектуальной собственности. Объясняем на пальцах
Для начала определимся с тем, что вообще такое Аудит интеллектуальной собственности. Речь идет о комплексном анализе того, как в компании выстроено оформление интеллектуальной собственности (далее ИС). В рамках проведения подобной проверки выясняется, кто создавал объекты интеллектуальной собственности, каким образом оформлялись отношения компании с авторами, какие имеются ограничения и обременения.
Скажем проще: аудит ИС - это что-то схожее с проверкой юридической чистоты объекта интеллектуальной собственности. Разница лишь в том, что проверка юридической чистоты проводится по отношению к одному конкретному активу, а аудит ИС предполагает проверку юридической чистоты всех таких активов компании. Сюда же добавляем и проверку того, как компания управляет своими интеллектуальными правами.
С понятием разобрались. Давайте разбираться с тем, кому вообще стоит проводить аудит ИС. Логично, что самым важным признаком будет – заработок на интеллектуальной собственности. Т.е. IT-компаниям, Инжиниринговым организациям, творческим фирмам (издательства, дизайнеры, музыкальные лейблы, блогеры и т.д.).
Таким образом, грамотно устроенная система управления интеллектуальной собственностью будет полезна всем тем, кто собирается зарабатывать на результатах творческого и интеллектуального труда.
2. Зачем выстраивать систему управления ИС
Наверное, первое, что вы хотели бы узнать об управлении ИС – зачем оно нужно?
Аудит интеллектуальной собственности дает возможность подтвердить, что права на всяческие разработки и иные интеллектуальные продукты верно оформлены. Давайте разберемся в случаях, когда вам может понадобиться заручиться подобной уверенностью.
В ваших планах работа с крупными заказчиками – в крупных корпорациях приняты комплаенс-проверки (проверка на соответствие требованиям) и due diligence при заключении договоров с новыми контрагентами, чтобы претензии от третьих лиц не касались их интересов и не нарушили налаженных бизнес-процессов.
Мы настоятельно рекомендуем проводить аудит ИС, если вы намерены привлекать инвестиции в свой бизнес. Или же вы надумали продать свою компанию. Помните: инвесторы всегда интересуются тем, насколько надежно обеспечены активы компании, в которую он собирается вложить рублем и не только.
Берете кредит под залог интеллектуальной собственности? Срочно проводите аудит ИС! Банки обязательно и с особой тщательность проводят проверки юридической чистоты предмета залога. В связи с чем настоятельно рекомендуем перед подачей заявки на кредит проверить свою компанию самому.
Ваша предпринимательская жилка требует от вас выхода на новые рынки? В таком случае просто жизненно необходимо провести аудит ИС, ведь на рынках иных государств можно попасть в ситуацию, когда местные конкуренты попробуют оспорить принадлежность Вашей компании Ваших разработок.
Франчайзинг. Собираетесь развивать свой бизнес за счет подобного партнерства? Просто обезопасьте себя от потенциальных споров с третьими лицами, способными навредить Вашему бизнесу.
Немного о рисках
Отсутствие четкой системы управления интеллектуальной собственностью в организации может привести к конкретным неприятным последствиям как материальным, так и репутационным.
Финансовые риски
Предвосхищают юридические и заключаются в необходимости компенсировать обнаруженное «нарушение» «настоящему» правообладателю. В частности, «настоящий» правообладатель имеет право затребовать компенсацию:
в размере двукратной стоимости лицензии на ПО за каждую «неправомерно» реализованную лицензию;
или в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждое из выявленных «нарушений» (например, за каждый рекламный баннер).
Приведем еще один пример – работникам вовремя не выплачивалось полагающееся им вознаграждение, из-за чего оно будет выплачено с учетом пени и в судебном порядке.
Юридические риски
Вы попросту можете потерять свои активы, когда компания вдруг обнаружит, что её разработки ей на самом деле не принадлежат, и права на их использование у нее нет. Из-за чего так может получить? Например, в договор с подрядчиком-разработчиком включили пункто том, что права на разработки остаются за подрядчиком. Или в связи с тем, что у компании не были верно оформлены отношения с сотрудниками, что привело к тому, что правообладателем разработок остался сотрудник лично, а не компания.
Репутация
Проблемы с ИМ могут сказаться на репутации бизнеса, особенно если успех Вашей компании связан с доверием к ней клиентов. Судебные споры, административные и уголовные процессы на тему «кто у кого украл» точно не смогут стать позитивным бэкграундом для репутации вашей компании.
3. Важные моменты
Интеллектуальная собственность может быть произведена следующими лицами:
а) штатным сотрудником (работником);
б) привлеченным подрядчиком.
Подобное деление имеет практический характер: если ИС создана сотрудником, то для сохранения за компанией прав на нее потребуется один набор документов, если ИС произведена подрядчиком, то – совершенно иной. Остановимся на этих два вариантах подробнее.
3.1. Интеллектуальная собственность создана штатными работниками
Когда сотрудник трудится в компании, связанной с интеллектуальной собственностью он создает служебные результаты интеллектуальной деятельности (Далее – служебные РИД)
Служебные РИД – это результаты интеллектуальной деятельности сотрудника, созданные в пределах его трудовых обязанностей, это программное обеспечение, базы данных, веб-сайты и интерфейсы, мобильные приложения, компьютерные игры, тексты, дизайн, музыка, видео, фотографии и др.
Почему важно оформлять служебные РИД?
Исключительные права (имущественные) на служебные РИД принадлежат работодателю, если по договору между ним и работником не предусматривается иное.
При этом имеется риск присвоения работником прав на служебное произведение, если документация у работодателя подготовлена неверно.
Приведем пример. В деле между работодателем и работником заключается трудовой договор, но в трудовых обязанностях не приписывалось создание программного обеспечения, отсутствовало служебное или техническое задание, не было актов приема-передачи, а также отдельного вознаграждения за служебные произведения. На этом основании суды приняли решения, что права на приложение принадлежат сотруднику, а не работодателю. В другом деле истец старался защитить свое исключительное право на снимки, но суды пришли к выводу, что из содержания трудового договора фотографа не следует, что исключительные права на фото принадлежат фирме, в связи с чем в иске было отказано.
Итог: Работодателю нужно правильно выстроить у себя документооборот со служебными РИД, чтобы служебные РИД были собственностью работодателя, а работник не смог присвоить их себе.
Какая нужна документация, чтобы сохранить права за работодателем?
-
Важно прописать в трудовом договоре следующие положения:
Работник создает РИД;
Порядок передачи РИД;
Выплата авторского вознаграждения.
Еще один вариант: внести положение о служебных произведениях, где оказать урегулирование отношений по служебным произведениям между работником и работодателем, ознакомить работников с подобным положением.
Создать положения о создании РИД работником в должностную инструкцию
Функционал специалиста:
Создает служебные произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником в связи с или в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, включая, без ограничений, техническую и коммерческую информацию, собранную или созданную Работником.
Не забывать ставить служебное задание работнику, чтобы имелась возможность подтвердить постановку этого задания
Речь идет о системе постановки заданий, электронной почте, мессенджерах, CRM-системе и тд.
Составить акт сдачи-приемки
Сотрудник передает готовый РИД работодателю.
-
Выплатить авторское вознаграждение
В случае, когда не выплачивается авторское вознаграждение, то работодатель не потеряет исключительное (имущественное) право на РИД. При этом у работника сохранится право на выплату авторского вознаграждения, которое он сможет взыскать в принудительном порядке через суд.
-
Утвердить приказом генерального директора
Положение о служебных РИД;
Должностную инструкцию для должностей работников, которые производят РИД;
Систему постановки заданий, электронные почты/мессенджеры, CRM-системы и и иные каналы постановки служебных заданий.
3.2. Интеллектуальная собственность создана по гражданско-правовым договорам
Исключительные (имущественные) права на созданные РИД по гражданско-правовым договорам принадлежат исполнителю, если в договоре между ним и заказчиком не прописано иное.
В связи с этим необходимо прописать в договоре положения, которые регулируют переход исключительного (имущественного) права от исполнителя к заказчику:
Нужно ввести в договор раздел об интеллектуальной собственности
В разделе нужно прописать следующее:
1.1. Переход исключительных прав от исполнителя к заказчику
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении настоящего Договора, принадлежат Заказчику.
1.2. Момент перехода исключительных прав от исполнителя к заказчику
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности возникает у Заказчика в момент создания такого результата.
1.3. Вознаграждение за передачу исключительного права:
В договорах на создание РИД имеет смысл указывать, что кроме стоимости работ (услуг) исполнителю достается также и вознаграждение за отчуждение исключительного права. Причем совершенно не обязательно подобное вознаграждение должно выплачиваться сверх стоимости работ (услуг).
Мы предлагаем следующую формулировку:
Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности составляет 5% от стоимости договора, включено в неё и отдельно не выплачивается.
Добавить в договор гарантии исполнителя заказчику о юридической чистоте
Исполнитель обязан гарантировать, что переданные им РИД не будут нарушать права третьих лиц и что в случае нарушения подобной гарантии исполнитель будет за это нести ответственность.
Пример формулировки: Исполнитель гарантирует и заверяет, что результаты выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору не будут нарушать интеллектуальные права третьих лиц, а также не потребуют получения каких-либо согласий (лицензий) третьих лиц. Данное условие является для заказчика существенным.
Передать РИД по акту сдачи-приемки
Важно индивидуализировать РИД в акте сдачи-приемки, а также передать от исполнителя к заказчику так, чтобы идентификация РИД не вызывала сомнений при возникновении спора. Иначе можно попасть в ситуацию, когда в случае спора суд придет к выводу о том, что стороны недостаточно подробно определили предмет договора, как, например, в этом деле музыканта против лейбла.
3.3. OpenSource
OpenSource – это компоненты, открытые для общего доступа. По данным отчета компании Synopsys (один из ведущих разработчиков ПО для проектирования электроники и в области искусственного интеллекта), 96% баз исходного кода содержат в себе OpenSource.
Компоненты OpenSource касаются следующих лицензий:
Пермиссивные (разрешительные): BSD, MIT, Apache и др.
Копилефтные (вирусные): General Public License (GPL), Lesser GPL, Mozilla Public License, Common Public License и др
Пермиссивные (разрешительные) – самые выгодные для разработчика. Подобные документы не накладывают на разработчика заметных ограничений по использованию продукта. Они могут содержать, к примеру, обязанность указывать на авторов OpenSource-компонента или наоборот, при продаже программных продуктов, которые содержат OpenSource-компонент, налагать запрет на использование имени разработчика.
Копилефтные (вирусные) лицензии, наоборот, подразумевают существенные ограничения. Они базируются на принципе взаимности: разработчик берет обязательство распространять модификации ПО на тех же условиях, на каких распространялась исходная программа.
То есть если компонент (часть кода) лицензирован на условиях GPL (вирусной лицензии) – это говорит о том, что весь итоговый (новый) продукт должен лицензироваться на условия GPL. При этом сам GPL запрещает производить возмездные продукты, а также требует от правообладателя раскрытия исходного кода продукта.
Это приводит к тому, что основной актив компании оказывается под запретом на коммерческую продажу лицензий. Именно в связи с этим важно учитывать ограничения копилефтных (вирусных) лицензий при разработке ПО.
3.4. ИС как нематериальный актив
Серьезное влияние на систему управления интеллектуальной собственностью в компании оказывает также и бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА), так как он непосредственно связан со стоимостью активов компании и с ее финансовыми показателями.
В части учета НМА компании важно следить за учетной политикой и за иными локальными нормативными актами, в которых нужно обратить внимание на определение программ, которые подлежат такому учету, формированию их цены, определению срока полезного использования, порядку исчисления амортизации.
Также крайне рекомендуется присматривать и за тем, какие именно расходы составляют первоначальную стоимость актива - важно обратить внимание на то, что отнести возможно далеко не все расходы. Например, не капитализируются расходы на рекламу и на обучение персонала.
Обращаем внимание, что некорректное формирование первоначальной стоимости актива влечет за собой некорректное исчисление амортизации, а в свою очередь, это может повлечь доначисление по налогу на прибыль, штрафы и пени.
4. Выводы
Аудит нужен тем компаниям, которые зарабатывают на программном обеспечении, контенте, творческим коллективам;
Аудит интеллектуальной собственности в организации дает возможность сократить риски утраты активов компании;
Риски заключаются в потенциальной потере активов, штрафах за нарушение чужих интеллектуальных прав, доначислениях по налогу на прибыль, невозможности зарабатывать на своём продукте;
Важно помнить о возможной потере репутации компании.