1. Введение

Я патентный поверенный, подробную информацию обо мне можно найти в профиле, а сегодня я развенчаю один популярный миф патентного права.

Вот уже много лет в дождливую погоду ко мне приходят клиенты и просят сделать им зонтичный патент, который накроет всё сразу. В такие моменты в моей голове возникает образ аппарата от Трёх Слонов, раскрытого над томиком Гражданского кодекса... и больше никаких ассоциаций. Чтобы хоть как-то прояснить для себя эту тему я ищу и читаю статьи про зонтичные патенты. Они регулярно публикуются. И регулярно я удивляюсь, откуда взялась эта абсурдная идея. Есть подозрение, что это такой способ еще больше запутать и без того растерянных правообладателей и заявителей. 

Сегодня на улице идёт дождь, и я решил вас распутать.

Зонтичные патенты – это только один из множества мифов патентного права. Некоторые из них сформированы обывателями, некоторые (как и про зонтичные патенты) – специалистами в патентном деле, но в любом случае эти мифы мешают инженерам и управленцам адекватно понимать механизм патентного права. Это ведёт к печальным ошибкам в управлении интеллектуальной собственностью. 

А в этой статье мы разберёмся:

• Существует ли какая-то особая методика оформления зонтичных патентов?

• Что такое объём охраны патента? Что влияет на него? На что влияет он?

Для этого:

• найдём определения зонтичных патентов;

• узнаем, что такое объём охраны патента;

• узнаем, на что влияет объём охраны формулы;

• узнаем, что влияет на объём формулы;

• подведём итоги.

2. Что такое зонтичный патент?

[вернуться назад]

... и существуют ли вообще классификация "зонтичный/незонтичный"?

Как и все определения несуществующих сущностей, определения зонтичных патентов сильно различаются по содержанию:

"не подкрепленный практикой или чрезмерно общий патент, созданный с целью "засудить" того, кто сможет реализовать технологию на практике" (Соколов, Д. (2016). Зонтичный патент на изобретение. Вопросы патентования, (7), 114–120.)

"патент, формула которого содержит в независимом (главном) пункте максимально обобщенное описание с минимальным количеством существенных признаков, а в зависимых пунктах перечисляются признаки, которые уточняют, конкретизируют независимый пункт.»... ««Зонтичными» такие патенты называются потому, что они позволяют охватить сразу большое количество вариантов. Главный независимый пункт формулы защищает основное решение, а зависимые препятствуют «обходу» патента, когда другие лица подают аналогичную заявку для патентования близкого решения без значительного изобретательского вклада." (Баймурзина, Р. (2023). Зонтичные патенты: как максимально защитить свое изобретение. Ezybrand.(ссылка))

"патенты, предназначенные для защиты максимального количества технических решений, в рамках одного документа" (Соколов, Д. (н. д.). Создание зонтичного и маскирующего патентов в области высоких технологий. Вопросы патентования, 20–22.(ссылка)) 

"Зонтичные патенты обеспечивают защиту не только самого изобретения, но и его различных модификаций, формируя своего рода «зонт», защищающий различные разработки организации, как существующие, так и планируемые" (Максимова, Т. Г., & Халецкая, В. А. (2020). Применение зонтичных патентных технологий для повышения эффективности патентной защиты изобретений и полезных моделей. Экономика. Право. Инновации, (2), 25–30.(ссылка)).

Я не рекомендую пытаться понять и суммировать эти определения. Все они крайне далеки от реальности, буквы закона и здравого смысла. Я их привёл скорее для того, чтобы показать отсутствие единого понимания того, что такое «зонтичный патент».

Больше всего мне понравилось определение, которое мне выдал Chat GPT. В нём отсутствуют совсем уж абсурдные идеи из приведённых выше определений:

«Зонтичный патент — это патент, который охватывает обобщённую, стратегически важную идею или принцип работы технологии, под который впоследствии могут быть поданы более узкие патенты (дочерние или зависимые заявки). Он служит своего рода "зонтом", защищающим широкий класс технических решений, обеспечивая владельцу контроль над всей категорией продуктов или процессов, связанных с этой идеей.»

Определение классное. В нём нет кошмаров вроде «формируя своего рода «зонт», защищающий...» (за 16 лет работы не встречал ни одного зонта), «максимального количества технических решений, в рамках одного документа» (это противоречит требованию единства изобретения в любой его форме), «а зависимые препятствуют «обходу» патента» (зависимые пункты не участвуют в определении объёма охраны патента и не имеют значения при обходе), «не подкрепленный практикой , чрезмерно общий» (непонятно, по чьему мнению это чрезмерно и что значит «не подкреплённый практикой»). Глумиться над приведёнными определениями я больше не буду, далее будем рассматривать определение от ChatGPT.

Общий смысл его в том, что зонтичные – это такие патенты, которые такие общие, ну прям вообще! Патентоведы иногда спекулируют на тему того, что они знают секретные приёмчики, как получить именно такие патенты. При этом, раз уж у нас есть такое сложное определение, предполагается, что патенты бывают зонтичными или незонтичными. Классификация такая (многозначительно поднимаем вверх указательный палец).

При этом: термина «зонтичный патент» в законодательстве нет. Разные авторы под ним понимают совершенно разное. Это не юридическое, а разговорное понятие, которое даже определить нормально не получается.

3. Ищем корни зонтичности патентов в нормативке: объём охраны и его формирование

[вернуться назад]

Попробуем определить чёткие критерии, которые позволяют провести границу (пусть даже размытую) между множеством зонтичных и множеством незонтичных патентов.

Для размышлений на тему патентного права у нас всегда есть надёжная основа: нормативные акты. В частности, Гражданский кодекс, часть 4.

Определения зонтичного патента крутятся вокруг его объёма охраны, поэтому разберёмся, что об этом объёме охраны говорит ГК РФ:

«Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. » (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ).

Конкретнее проясняют, как определяется объём охраны, другие нормы:

«Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели» (Пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Патентную формулу составляют при оформлении заявки на патент. Этим заявитель «испрашивает» некоторый объём охраны, который определён независимым пунктом формулы. Суть этого объёма: если какой-то реализованный продукт или технология обладают всеми признаками (иначе говоря, характеристиками), приведёнными в независимом пункте формулы, запатентованное изобретение (или полезная модель) считаются использованными. Подробнее тема объёма охраны патента была раскрыта в моей статье "Светильник на скамье подсудимых: как понять, что патент нарушен?". Здесь же нужно понять, что:

• смысловой объём независимого пункта формулы определяет то множество вариантов осуществления изобретения, которые попадают под его охрану;

• объём независимого пункта формируется совокупностью включённых в него признаков (характеристик, особенностей продукта или способа);

• добавляем в независимый пункт признак –--> сужаем объём охраны, так как в него перестанут входить продукты/технологии, в которых этот признак отсутствовал (или имел иную конкретную форму реализации изначального общего признака);

• исключаем из независимого пункта формулы признак –--> расширяем объём охраны, так как в случае анализа использования изобретения нам не придётся искать этот признак в исследуемой технологии;

• конкретизируем признак независимого пункта от более общего к более частному –--> сужаем объём охраны, так как под него перестанут попадать продукты/технологии, в которых этот признак имеет иную конкретную форму реализации изначального общего признака;

• обобщаем признак, приводя в формуле более общую его формулировку –--> расширяем объём формулы, так как в неё попадают новые конкретные варианты осуществления, охватываемые общим понятием.

Испросить объём охраны в патентной заявке – это полдела. Дальше заявку исследуют эксперты патентного ведомства. Их задача – определить, не просит ли заявитель лишнего. Для этого проверяется, соответствует ли изобретение или полезная модель условиям патентоспособности (статьи 1350 и 1351 ГК РФ). Проверяется в первую очередь именно независимый пункт формулы. Сформулированное в нём техническое решение во всём испрашиваемом объёме должно быть:

• реализуемым и обеспечивающим заявленный технический эффект (требование промышленной применимости и достижения технического результата), 

• новым (требование новизны), и 

• достаточно оригинальным (требование изобретательского уровня – для изобретений).

Если на экспертизе выясняется, что какое-то из требований не выполняется, заявителю предлагается сделать с этим что-нибудь. В каких-то случаях в выдаче патента совсем отказывают, в каких-то заявитель вынужден сужать испрашиваемый объём охраны путём внесения новых признаков в независимый пункт, иногда удаётся доказать соответствие формулы требованиям в первоначальном виде.

Некоторые компании подают заявки с намеренно завышенным объёмом охраны — не из жадности, а из расчёта. Например, когда я работал с заявками Qualcomm я наблюдал следующую тактику: они отлично знают, какой объём является оптимальным, но сперва подают формулу шире.
Зачем?
Проведение патентного поиска на кириллице для них довольно дорого и неудобно. Поэтому они фактически делегируют поиск Роспатенту: подают широкую формулу, получают мотивированный запрос с релевантными российскими патентами. Затем уже корректируют заявку. Это осознанная стратегия: потратить немного больше на обработку запросов, чтобы сэкономить на аналитике.

Как формируется объём охраны на практике?

У изобретения как такового всегда есть некоторый заданный изобретателем абстрактный объём. Это основной принцип, отражающий суть изобретения. Изобретения разные, можно считать, что их абстрактный объём разный, но как-то численно оценить объёмы изобретений невозможно. Невозможно также сказать, до какого порога этого объёма патент на это изобретение не считается зонтичным, а после – считается.

В интересах заявителя – стать обладателем патента с формулой, охрана которой приближена к сути изобретения настолько, насколько позволяют требования закона. Поэтому в интересах заявителя испрашивать наибольшую охрану в максимально широкой совокупности признаков независимого пункта. При этом стоит продумать варианты, как конкретизировать независимый пункт формулы в случае возникновения замечаний экспертизы (как раз для этого отлично подходят зависимые пункты формулы с частными случаями реализации изобретения, либо – материалы описания). 

Экспертиза же проверит этот желаемый заявителем объём охраны и, если понадобится, предложит его сузить до объёма, который может быть предоставлен по закону. Конечно, эксперты – тоже люди, и иногда по ошибке может быть выдан патент, объём которого содержит варианты, которые не могут быть реализованы или уже известны. Для этих случаев есть процедура оспаривания патента (Статья 1398 ГК РФ): желающий оспорить патент обращается в Палату по патентным спорам Роспатента, доказывает, что была совершена ошибка, а Роспатент, если соглашается с аргументами, аннулирует патент.

Вывод: Объём охраны не определяется «зонтичностью» или масштабностью, а формируется набором признаков в формуле. Чем точнее они отражают суть изобретения, тем сильнее охрана. Миф о «зонте» мешает это понять.

4. На что влияет объём охраны формулы?

[вернуться назад]

А теперь, пожалуйста, обратите внимание: до сих пор я ни разу не упомянул о каких-либо видах/классификациях патентов/заявок/изобретений. Всё это относится ко всем заявкам и патентам. Оптимальный объём формулы всегда определяется объёмом изобретения и проверяется на соответствие требованиям закона.

В то же время, из определений зонтичных патентов следует, что при оформлении можно влиять на объём охраны, конкретизируя или обобщая формулу.

Здесь я соглашусь: при оформлении заявки можно манипулировать объёмом испрашиваемой охраны. Но к чему это приводит?

Здесь я предложу другую классификацию. Я не рискну её назвать своей, она очевидным образом следует из нормативных актов. Эта классификация не важна для методики оформления заявок, но её понимание позволяет не позволять лапше оказаться на ушах:

1. Полноценный (хороший) патент: объём его формулы настолько приближен к объёму сущности изобретения настолько, насколько это позволяют требования законодательства (условия патентоспособности). Это патент, который охраняет ту самую технологию, которая была разработана, в том объёме, который является новым и неочевидным, и в котором технология может быть осуществлена.

2. Ограниченный (плохой) патент: его объём охраны меньше объёма сущности изобретения до такой степени, что он позволяет легко его обойти. Ценность такого патента сильно ниже, чем могла бы быть в случае полноценного патента.

3. Ошибочно выданный патент. Его объём охраны включает в себя варианты осуществления, которые либо известны, либо которые невозможно осуществить. 

Получение хорошего (полноценного) патента – это правильная практика, выгодная для правообладателя.

Получение плохого (ограниченного) патента – это результат ошибок при оформлении заявки, либо постановки задачи в духе «получить красивую бумажку».

Ошибочная выдача патента – это результат ошибки эксперта, иногда недобросовестного умысла заявителя. Ошибки можно исправлять путём оспаривания патента.

Вывод: В ценном патенте формула соответствует сути изобретения. Обширность объёма охраны не может быть единственной целью. Важно стремиться к полноте охраны, но в пределах допустимого законом.

5. Что влияет на объём охраны формулы?

[вернуться назад]

Объём формулы патента определяется 

• сутью самого изобретения;

• качеством оформления заявки на патент;

• качеством проведения экспертизы патентной заявки.

Отмечу про суть самого изобретения. Этот фактор манипуляциям не поддаётся. Что изобретатели придумали, тем и определяется объём сути изобретения.

6. Выводы: чем вреден миф про зонтичные патенты?

[вернуться назад]

Никакого разделения патентов на зонтичные и незонтичные в действительности не существует. Нет также никакой особенной методики оформления патентных заявок для получения зонтичных патентов. Но есть нормальная, общепринятая и основанная на нормах права методика оформления патентных заявок, которая направлена на получение патента с формулой, объём которой адекватен сути изобретения/полезной модели.

При этом у каждого технического решения есть некоторый абстрактный объём. У формулы каждого патента есть некоторый объём, который заявителю выгодно привести в соответствие объёму патентуемого решения. Правомерность испрашивания этого объёма определяется в ходе экспертизы патентоспособности. Он может быть скорректирован во время экспертизы. Чем больше объём формулы выданного патента, тем шире охрана патента.

Миф о зонтичных патентах вводит в заблуждение как правообладателей, так и специалистов. Он не основан на законодательстве и не имеет связи с практикой экспертизы. Такие мифы усложняют понимание механизма патентного права и вводят в заблуждение как специалистов, оформляющих заявки, так и заявителей, которым желательно понимать суть работы, которую для них делают патентоведы. Все определения зонтичных патентов не основаны на законодательстве или практике, а вымышленные классификации патентов на зонтичные и незонтичные не несут никакой практической ценности. 

Предлагаемый подход позволяет более близко к законодательству и практике экспертизы понять сущность категории объёма охраны патента и принципы его формирования при оформлении заявки и экспертизе.

И главное:

Патенты не бывают «зонтичными» и «незонтичными» - они бывают хорошими и плохими. Выбор за вами.

Хочется больше понимать, как устроена патентная система изнутри? Для этого есть канал Patent Mafia - для инженеров, СТО и фаундеров. Пишу о патентах без лишней мистики: мифы, кейсы, разборы, интересности.  Например чек-лист для оценки работы патентного поверенного — на что обращать внимание, как понять, хорошо ли оформлена заявка, и какие признаки сигнализируют об опасной халтуре.