На протяжении порядка ста лет Патентное ведомство и Верховный Суд США посредством прецедентов борются и запрещают патентование абстрактных идей, природных явлений, математических алгоритмов как таковых. Тем не менее, потенциальные патентообладатели изо всех сил пытаются обмануть патентное ведомство и суды всех инстанций, стараясь не попасть в «запрещенные» категории, особенно в наше время с софтверными решениями, которые не являются материальными и очень легко могут быть отнесены к абстрактным идеям или программам.
Что особенно интересно, суды повсеместно признают, что если все-таки абстрактная идея имеет практическое применение, то она патентоспособная, однако разделение технических решений на практически применимые и не применимые является достаточно сложной задачей. А если в судах первой инстанции решение по вашему изобретению принимает коллегия присяжных из 12 домохозяек, то задача экспоненциально усложняется. Эта сложность особенно относится к программному обеспечению и решениям, использующим медицинские/ биологические явления (например, способы диагностики — с ними сейчас тоже непросто). Очень часто в данных областях абстрактные идеи являются важнейшими элементами технологии и суды должны проводить четкую грань между изобретениями с практическим применением идей и просто идеями как таковыми. Часто, к сожалению, от судов ускользает это разграничение.
При определении к чему же относится Ваше изобретение и может ли оно претендовать на патентную охрану в США, стоит обратить внимание на самые значимые крупные прецеденты, на которые теперь часто ссылается в своих запросах патентное ведомство США или суды. Проанализировав несколько дел, можно понять саму концепцию определения абстрактности.
Например, очень известное дело Bilski v. Kappos (2010), в котором Верховный суд подтвердил отказ в выдаче патента на изобретение, в котором описывался способ хеджирования потерь в одном сегменте энергетической отрасли путем инвестиций в другие сегменты этой отрасли, на основании того, что это абстрактная инвестиционная стратегия. Хотя в способе описывалось, что он может быть реализован посредством компьютера, суд данный аргумент не принял. Не достаточно добавить в формулу вашего изобретения устройство обработки, датчик, хранилище данных, чтобы уйти от абстрактности.
Далее было дело Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Labs, где суд проанализировал патентоспособность изобретения, относящегося к корректировке дозы препарата на основании реакции отдельного пациента на препарат. Суд признал, что реакция пациента на препарат является естественным законом и принял решение, что данный способ не может быть запатентован. Данное решение было очень спорным. Многие наши коллеги — штатовские патентные поверенные, которые работают в биомеде, говорили, что просто достаточно плохо была написана формула изобретения (которая и формирует объем охраны). Однако прецедент возник. В данном деле фактически впервые был применен двухступенчатый тест определения абстрактная ли идея или нет. Этот тест называется тест Алис, потому что впервые был описан в очень крупном деле Alice Corp. v CLS Bank. Согласно данному тесту, если идея является абстрактной, суд должен посмотреть есть ли в изобретении «нечто большее», что составляет «идею изобретения». Казалось бы придумали хороший тест и теперь все будет хорошо.
К сожалению, суды снова испытывают сложности при интерпретации «нечто большего». Может быть, скоро придумают тест по определению «нечто большего»? А тут и рекурсией попахивает. В результате многие патентные поверенные и изобретатели в IT-области очень обеспокоены, что спрогнозировать, как суд будет проводить тест Алис — непонятно.
Интересно, что в достаточно новом деле от 1 ноября (Amdocs v Openet Telecom) апелляционный суд по федеральному округу (CAFC) подчеркнул и честно признал, что все-таки существует путаница среди судов о применении теста Алис, и порекомендовал просто пробовать анализировать любые достаточно похожие дела, применяющие данный тест.
Что же такое это «нечто больше»?
В основном на практике это программное или аппаратное решение, которое может быть технически улучшено особым способом. Другими словами, если изобретение направлено на техническое улучшение производительности компьютера (или конкретного компонента), то оно может быть патентоспособно (по крайней мере должно быть). Стало заметно, что американская практика движется к еще одному тесту на «техническое улучшение». Техническое решение должно решать техническую проблему посредством некоторого технического улучшения. Что особенно интересно, в России эта практика давно работает и есть четкое понятие, которое заявитель при подаче патентной заявки должен указывать и называется это «технический результат». Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получается, что американская патентная практика посредством прецедентов приближается к российской.
Можно сделать вывод, что программное обеспечение может быть патентоспособным, если оно предлагает техническое решение технической проблемы. Это очень важный момент, на который следует обратить особое внимание. Не стоит еще, конечно же, забывать про критерии патентоспособности: мировая новизна, изобретательский уровень (неочевидность для эксперта в этой области) и промышленная применимость.
Реальность такова, что любой закон должен войти в норму и обеспечить некоторую предсказуемость. Заявитель должен понимать, с чем он может столкнуться. К сожалению, пока мы видим «переходный период» в практике США. Программное обеспечение может быть очень трудным (с точки зрения архитектуры, а не программирования), инновационным (модное слово) и значимым для общества, поэтому говорить о том, что программное обеспечение нельзя запатентовать или софтверные патенты скоро исчезнут, наверное, опрометчиво. При патентовании программного обеспечения проблем было бы меньше и к нему не относились бы негативно многие разработчики, если бы сами злоупотребляющие изобретатели не старались запатентовать абстрактную ересь, пытаясь заработать на этом и заблокировать развитие отрасли.
Комментарии (9)
BGerasin
09.12.2016 01:28Не совсем понятно на каком основании Вы сделали вывод, что "выжить" они не должны из практики.В статье описывается как меняется практика, как вырабатывается механизм понимания что есть что, на что обратить внимание. Тут нет вопроса в том, что есть белое или черное. В химии, фармацевтике, механике и других областях вообще не стоит вопрос об устранении института патентов. Не задумывались почему?
Почему патенты должны остаться? Кросслицензирование, актив компании на балансе, повышение капитализации компании, охрана и много еще чего.
kekekeks
09.12.2016 09:36+1Кросслицензирование, актив компании на балансе, повышение капитализации компании, охрана и много еще чего
Эти ценности тут не пользуются популярностью, если что
BGerasin
09.12.2016 10:28Я прекрасно знаю, что это не пользуется популярностью и как многие разработчики относятся к охране интеллектуальной собственности, однако это не аргумент. В то же время я также прекрасно знаю людей, которые создают свои проекты, компании и начинают задумываться над этим, вникать в это. Сталкиваются с проблемами с охраной своей интеллектуальной собственности, принимают удары тех же троллей, получают претензионные письма о нарушении.Поэтому на мой взгляд это важная тема. У меня не было задачи кого-либо склонить к какой-либо вере, что-либо навязать. Задача — показать интересную динамику практики, динамику подходов судов.
molnij
14.12.2016 09:06У меня не было задачи кого-либо склонить к какой-либо вере, что-либо навязать. Задача — показать интересную динамику практики, динамику подходов судов.
Вы в заголовке обозначили позицию, как итог динамики (по крайней мере для меня это выглядит так), очень странно после этого говорить, что не было задачи подвести к этой позиции. Правда, к слову, подвести к ней не удалось, я тоже не понял из статьи, почему патенты должны выжить — даже по единственной обозначенной проблеме в итоге выяснилось, что вроде что-то меняется, но так ни до чего приличного и недоменялось.
А упоминать троллей и претензионную работу в контексте пользы охраны интеллектуальной собственности — вдвойне странно.BGerasin
14.12.2016 11:05Вы в заголовке обозначили позицию, как итог динамики (по крайней мере для меня это выглядит так), очень странно после этого говорить, что не было задачи подвести к этой позиции.
Я ответил на комментарий коллеги, который, вероятно, только увидел метку «софтверный патент» и сразу ему стало понятно, что на Хабре плохо относятся к охране ИС в IT-решениях и это срочно нужно написать, чтобы автор наконец понял это раз и навсегда. Не было задачи что-либо навязать, кого-либо к чему-либо склонить.
в итоге выяснилось, что вроде что-то меняется, но так ни до чего приличного и недоменялось.
Ни до чего недоменялось, как Вы говорите, потому что меняется. Это процесс. Это, безусловно, довольно сложный вопрос и сложная проблема. Однозначного ответа, какой-либо крайности, увы пока нет, но повторюсь, что есть положительная динамика.
А упоминать троллей и претензионную работу в контексте пользы охраны интеллектуальной собственности — вдвойне странно.
Не совсем понятно, на основании каких выводов из моих мыслей Вы сделали вывод о пользе троллей для охраны ИС и претензионных письмах. Это зло, причем довольно сильно бьющее по карману.
mister_fog
09.12.2016 11:12+1В химии, фармацевтике, механике и других областях вообще не стоит вопрос об устранении института патентов. Не задумывались почему?
Задумывались. Потому что чтобы придумать что-то новое в химии, фармацевтике, механике и других областях, нужны годы исследований для практической применимости. В софте такого нет даже рядом. Всю вашу статью не осилил, остаюсь со своим мнением — софтверные патенты вредны для конкуренции в ИТ и их нужно запретить полностью.BGerasin
09.12.2016 17:04Спасибо за интересную позицию. При разработке софта также существуют НИОКры, над которыми работают команды разработчиков и могут это делать достаточно долго. Иного бывает, что решение (это может быть способ декодирования, система видеоаналитики, устройство связи и т.д.) создают один-два изобретателя, такое тоже не редкость. Полностью с Вами согласен, что нельзя злоупотреблять этим инструментом, пытаясь получить монополию на техническое решение. Я категорически против таких действий. Однако, по поводу запрета и вредности для конкуренции у меня несколько другая позиция. Повторюсь, что я не имею в виду алгоритм сортировки пузырьком или кусок кода, написанный на лабе. Речь идет о сложных нетривиальных технических решениях, которые обладают мировой новизной, не очевидны для специалистов, применими в промышленности, обладают полезным техническим эффектом. Давайте представим ситуацию, что Вы изобрели и реализовали сложный и очень оптимальный алгоритм декодирования информации. Потратили много трудозатрат на разработку и внедрение. Опубликовали все, расписали, рассказали. Отлично, я беру Ваше решение, допиливаю его чуть и продаю кому-нибудь. Или везде говорю, что я такой молодец создал вот данный алгоритм, очень горжусь. Это правильная конкуренция? По вашему это так должно работать? Не торопитесь, с ответом коллега, это сложный вопрос. Задумываясь о конкуренции, вспомните про конкуренцию Эдисона и Теслы. Причем при публикации патента раскрывается страниц на 30-40 очень подробно все решение. Хочешь использовать — реализовывать? Пожалуйста, закон не запрещает. Но не продавай и не получай выгоду. Хочешь получать выгоду? Совершенствуй! Вот где конкуренция.
mister_fog
12.12.2016 10:09При разработке софта также существуют НИОКры, над которыми работают команды разработчиков и могут это делать достаточно долго.
Это точно. Но целью этих НИОКРов является _реализация_ (в коде) чего-то, каких-то идей и т.п., а не сами идеи (хотя выработка идей это тоже часть ниокр, но совсем небольшая). Т.е. не корректно рассматривать ниокр как «стоимость» софтверных патентов.Полностью с Вами согласен, что нельзя злоупотреблять этим инструментом, пытаясь получить монополию на техническое решение.
Нет, вы со мной не согласны, т.к. я вообще не вижу предмета патентования.Повторюсь, что я не имею в виду алгоритм сортировки пузырьком или кусок кода, написанный на лабе.
Вот мы и подошли к самому главному. Что является предметом патентования в софтверных патентах? Любое ПО — это всего лишь преобразование битов, соответственно любую программу можно свести к некой математической формуле. Утрируя, вы за то, чтобы патентовать «2+2=4». Теперь вопрос. Любой другой человек, который позже вас пришел к этому «изобретению», он должен получать «2+2=3»? Или «2+2=5»? Или вам платить за патент, чтобы у него в ПО было «2+2=4»?Давайте представим ситуацию, что Вы изобрели и реализовали сложный и очень оптимальный алгоритм декодирования информации.
Зачем представлять? Я работал в научной среде, именно в области ИТ, у меня есть свои научные публикации. И именно поэтому я знаю, что сама идея и её реализация это абсолютно разные вещи. А вы опять сваливаете всё в кучу — и идею, и реализацию, и внедрение и остальные сопутствующие вещи. Алгоритм декодирования информации не существует сам по-себе, он основан на математической модели (про мат. формулы написал выше). Ценность представляет именно реализация — т.е. конкретный кусок кода (не идея!).Это правильная конкуренция? По вашему это так должно работать?
Это эмоции. Подобное может сработать (и отлично работает) для тех, кто никогда не писал ПО и не понимает сути работы компьютеров — что это просто преобразование одной последовательности битов в другую, а не волшебная коробка с магией внутри. Софтверные патенты — это как патенты на гипотезы из теоритической физики. Если вы придумали, как посчитать скорость света, это не значит, что вы можете эту скорость света запатентовать.
alltiptop
Так и не понял почему патенты должны остаться. Статья написана успешным юристом SCO/M$/Oracle/Apple/etc?
И да, американская практика показывает что выжить они не должны, не пойму как в одной статье описывать что чёрное это чёрное и внезапно сделать вывод что это белое.