Ежедневно IT-компании заключают множество контрактов, договоров или соглашений. Если с товарами и услугами всё прозрачно и понятно даже рядовому сотруднику, то с передачей прав даже у матёрых юристов и бухгалтеров случаются промахи. Я встречал немало Сублицензионных соглашений о передаче прав на программное обеспечение, которые содержали недоразумения, касающиеся исключительно определения ролей сторон — участников договора. В классических договорах поставки мы встречаем такие роли: для принимающей стороны — это в основном Заказчик или Покупатель, а для передающей стороны — это Исполнитель, Продавец или Поставщик. Есть ещё понятия Подрядчик, Генподрядчик и Субподрядчик, но интуитивно понятно, что это всё исполнители, т.е. продавцы товаров и услуг. Если же мы рассматриваем лицензионное соглашение, то здесь роли описаны иначе. В передаче прав на интеллектуальную собственность участвуют Лицензиары и Лицензиаты, ну или Сублицензиары и Сублицензиаты. Кто это такие и где здесь можно ошибиться?

Зачастую можно увидеть Сублицензионные соглашения, в которых участвуют две стороны: Лицензиат и Сублицензиат. Такие формы Договора я встречал у дистрибьюторов, корпоративных клиентов, на торговых площадках крупных государственных заказчиков. Также множество юридических ресурсов в интернете приводят подобные шаблоны в качестве примеров. При запросе обосновать логику выбора таких формулировок, все они ссылаются на Статью 1238 ГК РФ.

Статья 1238. Сублицензионный договор

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Прочитав внимательно эту статью, я понял откуда растут ноги всех недоразумений. Конкретно из этой фразы «Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат». Люди, прочитав это предложение, делают вывод, что Лицензиар, Лицензиат и Сублицензиат — это не роли в конкретном 2-стороннем соглашении, а титулы наречённые сторонам раз и навсегда. По их логике, Лицензиар (правообладатель) передал права Лицензиату, а Лицензиат, в свою очередь — Сублицензиату. Отсюда и получается, что в шаблонах сублицензионных соглашений серьёзных компаний фигурируют Лицензиат и Сублицензиат. И недоразумение это появляется именно при перепродаже лицензий, когда заключаются сублицензионные соглашения. Как это происходит? Как я уже упоминал, проблем с изначальным — Лицензионным соглашением, не возникает. Правообладатель является Лицензиаром, а, к примеру, дистрибьютор или реселлер — Лицензиатом. Тут запутаться крайне сложно. Но допустим, Лицензиар позволил Лицензиату передавать права третьим лицам через заключение Сублицензионных соглашений. Так как это «суб»-договор, обычно его зеркалят с основного — Лицензионного. В итоге, реселлер заключает Сублицензионный договор со своим клиентом. Прочитав статью 1238, реселлер предполагает, что его клиент является сублицензиатом в данном соглашении, что действительно так. А свою роль в совершенно новом 2-стороннем соглашении, реселлер определяет в подавляющем большинстве случаев неверно. Он переносит свою роль из Лицензионного договора с правообладателем, где являлся получателем лицензий — Лицензиатом. В итоге: мы имеем в одном договоре и Лицензиата и Сублицензиата, что довольно странно.

Давайте разбираться в терминологии.

Лицензиар (licensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, собственник изобретения, патента, технологических знаний и прочей интеллектуальной собственности, выдающий своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих прав в определенных пределах. Лицензиарами могут выступать патентообладатели, владельцы товарных знаков, брендов, ноу-хау.

Лицензиат (licensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности, соглашающиеся оплачивать вознаграждение (роялти).

Сублицензиар (sublicensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, передающий своему контрагенту (сублицензиату) по сублицензионному соглашению неисключительные права (лицензию) на изобретение, патент, технологические знания и прочую интеллектуальную собственность, полученную по лицензионному соглашению от правообладателя, в пределах не шире, чем в лицензионном соглашении с правообладателем.

Сублицензиат (sublicensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, получивший лицензию через посредника по сублицензионному соглашению на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности.

Здравый смысл, логика и статья 1238 ГК РФ наталкивают меня на следующий сценарий:

1. Правообладатель передаёт права посреднику. Заключается первичный лицензионный договор. Правообладатель выступает в роли Лицензиара, а посредник - в роли Лицензиата.

2. Посредник передаёт права другому посреднику или конечному пользователю. Заключается сублицензионный договор в рамках первичного лицензионного договора. Посредник выступает в роли Сублицензиара, а получатель прав (другой посредник или конечный пользователь) - в роли Сублицензиата.

Откуда в сети столько шаблонов с Лицензиатом и Сублицензиатом в одном соглашении мне не понятно. Это противоречит самой сути сублицензионного соглашения и определениям ролей участников.

Тут вообще в одну кучу ещё и Лицензиара притянули.

В Статье 1238 ГК РФ этот момент не регламентируется и описан весьма косвенно. В других официальных источниках я не нашёл подтверждения возможности использования роли Лицензиата в сублицензионных договорах. Подавляющий объём информации в интернете по этому вопросу - это субъективная трактовка сути Статьи 1238 ГК РФ. Кто-то пишет сублицензиар и сублицензиат, кто-то - лицензиат и сублицензиат, а кто-то вообще - лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат.

Если у кого есть компетентные мысли по этому поводу - жду пояснений юристов в комментариях.