Товарный знак регистрируют не просто так. Регистрация нужна для достижения целей бизнеса, а иногда к этой процедуре прибегают по причинам, возникшим в процессе работы, например, появился конкурент, который стал препятствовать деятельности предпринимателя. И в первом, и во втором случае регистрация товарного знака дает желаемый результат. 

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». Как на практике добиться регистрации даже при наличии препятствий, решить проблемы и реализовать новые возможности с помощью товарного знака, я расскажу в этой статье.  

Как зарегистрировать товарный знак, если патентные агентства отказывают?

Товарный знак регистрируют в Роспатенте. Это можно сделать самостоятельно, но можно воспользоваться услугами патентного бюро. Однако есть один нюанс – в некоторых таких компаниях боятся брать в работу сложные случаи. 

Предприниматель обращается к специалистам, а ему говорят, что шансов получить регистрацию нет, приходится делать ребрендинг, хотя шансы успешно пройти процедуру были. 

К нам часто обращаются клиенты, когда менять название или логотип нельзя – слишком долго работали под ними, потребители уже узнают бренд.  В этой ситуации нужно сделать так, чтобы компания смогла продолжить деятельность под привычным обозначением. Расскажу об одном таком кейсе.

К нам обратилась предпринимательница – автор и организатор кастинг-проекта «Лицо бренда». Женщина уже консультировалась у представителей одного из топовых патентных бюро. Ей сказали, что шансов на регистрацию товарного знака нет. Предпринимательница не сдавалась. Она уже долгое время работала под этим названием и не могла себе позволить менять его. 

Мы проверили ее товарный знак «Лицо Бренда» по базам данных Роспатента – это обязательный этап перед подачей заявки, который помогает выявить риски. Мы удостоверились, что они есть, но остается шанс отстоять товарный знак.

Клиентка была уведомлена о рисках и нашей дальнейшей тактике. Мы подали на регистрацию товарный знак «Лицо Бренда», получили отказ в регистрации в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, эксперт признал обозначение неохраняемым. Мы ответили на уведомление, но ведомство приняло решение об окончательном отказе. 

Мы были не согласны с отказом регистрирующего органа. Принято решение обратиться в Палату по патентным спорам. Мы опровергли доводы экспертов, указали, что:

• эксперты не предоставили никаких доказательств относительно отсутствия различительной способности у обозначения;

• выражение «ЛИЦО БРЕНДА» – стилистический прием (метафора), устоявшаяся в журналистской работе, характерная именно для этой сферы;

• для понимания смысла обозначения потребителем требуется домысливание и дополнительные рассуждения. 

В итоге ППС одобрила регистрацию и обозначение получило охрану. Скоро наш клиент получит свидетельство, осталось только оплатить соответствующие пошлины. 

Если патентное бюро или патентный поверенный отказывают вам в помощи, это не значит, что ситуация безнадежная. Возможно, топовая компания или специалист просто не хотят портить статистику.

Я убежден, что почти любую ситуацию можно обернуть в свою пользу, если подойти к этому профессионально с должной ответственностью. 

Как получить свидетельство, если Роспатент отказал в регистрации товарного знака?

История с получением уведомлений о предварительном отказе довольно распространенная. Часто мы решаем проблему еще на стадии ответа на доводы экспертов, но иногда встречаются случаи посложнее. 

К нам обратился владелец кафе-ресторана, чтобы зарегистрировать комбинированный товарный знак. В нем присутствовали неохраняемые словесные элементы «Еда русская выпечка», но был доминирующий изобразительный элемент. Шансы на успешную регистрацию высоки. 

Однако субъективное мнение эксперта Роспатента было иным. Нам вынесли уведомление о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «Русская водка», право пользования на которое предоставлено ограниченному кругу лиц.

Мы дали мотивированный ответ, но последовал отказ. Обсудив ситуацию с клиентом, мы приняли решение об оспаривании отказа. Наш юрист подготовил документы для ППС. Первое заседание ничего не изменило, так как коллегия не смогла прийти к общему решению. Рассмотрение перенесли. 

Мы были настроены идти до конца и отправиться в Суд по интеллектуальным правам, но появился шанс решить вопрос через ППС по резолюции руководителя Роспатента. В ходе повторного рассмотрения в Палате по патентным спорам было принято решение зарегистрировать товарный знак «Еда русская выпечка».

Как товарный знак может снизить налоги?

Налоги – не самая приятная часть ведения бизнеса, но любому законопослушному предпринимателю приходится с ней считаться. Найти легальный способ снизить налоги – реально. Для этого можно использовать товарный знак. Сейчас расскажу, как мы помогли снизить налоговое бремя двум предпринимателям. 

История №1

К нам обратился один из учредителей компании А с желанием зарегистрировать товарный знак и снизить с его помощью налоги. Мы выяснили, что ООО работает на ОСН – платит налог 20%. У учредителя есть статус ИП на УСН 6%. Мы решили использовать самую простую, но действенную схему оптимизации налогов.  

Зарегистрировали товарный знак на ИП. После регистрации в течение 10 дней бренд оценили, ИП сдал в аренду по лицензионному договору обозначение основному юридическому лицу – компании А, которая выплачивает в пользу ИП вознаграждение. В результате за год компания сэкономила на налогах 8 000 000 рублей. 

История №2

Второй кейс связан с деятельностью одного крупного холдинга, в который входит несколько компаний. У холдинга есть центр затрат, на который мы зарегистрировали товарный знак – это компания А. Потом мы продали его компании Б по рыночной стоимости. 

Компания Б поставила товарный знак на баланс и начала отчислять амортизационные платежи от рыночной стоимости. Так удалось сэкономить на налоге на прибыль 3 000 000 рублей, потому что амортизация вычитается из налогооблагаемой базы

В каждой ситуации можно найти свой способ оптимизации налогов. Экономия на налогах с помощью товарного знака – это просто.

Как бороться с конкурентом на маркетплейсе?

Товарный знак помогает селлерам бороться с конкурентами. После регистрации предприниматель может обратиться к маркетплейсу с просьбой заблокировать всех продавцов, использующих его обозначение. 

Как это происходит на практике, можно увидеть на примере нашего кейса. К нам обратился предприниматель, который занимается производством одежды и продает ее на маркетплейсах. Клиент хотел зарегистрировать свое обозначение.

Мы проверили товарный знак. Эта процедура помогает избежать отказа в регистрации и возможных судебных разбирательств в будущем. Потом подготовили документы для регистрации. Максимально оперативно подали заявку в Роспатент, чтобы закрепить приоритет. Клиент оплатил госпошлины. 

После того, как патентное ведомство приняло решение о регистрации, предприниматель сообщил нам, что на маркетплейсе появились конкуренты, которые используют схожий бренд «Евдокия».

Для блокировки конкурентов нужно свидетельство и экспертное заключение. Мы его подготовили, установили вид использования товарного знака – в сети «Интернет» путем размещения при осуществлении предложений о продаже товаров. 

Затем провели проверку сходства и однородности товаров. По всем параметрам конкурент был в проигрышной позиции. Клиент направил экспертное заключение администрации маркетплейса с просьбой заблокировать продавца. Результат – требование выполнено. 

Без зарегистрированного товарного знака каждый селлер рискует быть заблокированным. Онлайн-бизнес за счет широкого распространения и географии продаж в зоне риска.  Защита товарного знака от конкурентов – одно из основных направлений, которое нужно учитывать селлеру.

Что делать, если мое название или логотип используют конкуренты?

Регистрировать товарный знак часто приходится из-за появления конкурента. Когда другой предприниматель выходит на рынок с тем же названием или логотипом, он определенно наносит вред уже существующему бизнесу. 

К нам часто обращаются клиенты, которые попали в такую ситуацию из-за бывших сотрудников, решивших украсть бренд после увольнения. И тут стоит помнить, что действует правило: 

Тот, кто первым зарегистрирует товарный знак, получит преимущество. 

Расскажу об одном показательном кейсе. К нам обратился владелец компании, которая занимается реализацией пожарного оборудования и огнезащитных материалов. Фирма давно на рынке. Бывший сотрудник клиента открыл недалеко от него аналогичный магазин и не постеснялся взять его название pogzashita, а также воспользоваться доменом.

Перед нами стояла задача быстро зарегистрировать товарный знак, чтобы не дать возможность бывшему сотруднику украсть название. Всего за 4,5 месяца мы внесли обозначение в реестр Роспатента. 

Клиент направил претензию бывшему сотруднику с требованием изменить название его магазина и отдать домен. У конкурента не было возможности отказать, иначе ему грозили бы судебные разбирательства и крупные компенсации. По закону правообладатель может подать исковое заявление и в суде добиться удовлетворения своих требований. 

В итоге бывший сотрудник прекратил деятельность под товарным знаком нашего клиента и отдал домен. 

Как действовать, если конкуренты подали на аннулирование товарного знака?

В практике также бывает такая ситуация: приходится помогать клиентам отстаивать товарный знак, когда его хотят аннулировать конкуренты уже после регистрации. Так к нам обратился предприниматель, которому мы регистрировали товарный знак UNIVERSE.

Спустя какое-то время конкуренты подали в отношении этого обозначения заявление об аннулировании в Палату по патентным спорам. Они привели следующие доводы:

• бренд Universe – дочерний бренд ООО «БЮЛЕР АХС»;

• в 2017 году ООО «БЮЛЕР АХС» впервые в рамках международной климатической выставки представило бренд Universe, и последующие годы он продвигался на каждом подобном мероприятии; 

• для продвижения бренда «Universe» ООО «БЮЛЕР АХС» использовало сайты https://www.universe-humidifier.ru и https://buhler-ahs-media.ru, a также различные аккаунты социальных сетей «ВКонтакте» и платформы «YouTube»; 

• лицом, подавшим возражение, вложены существенные финансовые средства в продвижение бренда «UNIVERSE»; 

• словесные элементы оспариваемого товарного знака и обозначения «Universe», которое лицо, подавшее возражение, использует в своей коммерческой деятельности тождественны фонетически и семантически, что предопределяет вывод о высокой степени сходства спорных обозначений; 

• обозначение «Universe» используется при маркировке однородных товаров 11 класса МКТУ; 

• узнаваемость обозначения «Universe» и его связь с лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается сведениями различных сайтов третьих лиц в сети «Интернет» о лице, подавшем возражение, выставках и обозначении «Universe» с 2017 по 2023 годы, из социальных сетей лица, подавшего возражение, платформы «YouTube»; 

• длительность и интенсивность использования обозначения «Universe» подтверждаются многочисленными товарными накладными (каждая из которых на сумму от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей) и прилагающимися к ним счетами на оплату; 

• обозначение «Universe» стало узнаваемым для потребителя, была сформирована устойчивая ассоциативная связь между обозначением «Universe» и лицом, подавшим возражение. 

Таким образом, регистрация товарного знака нашего клиента, по мнению конкурентов, способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Мы осуществляли представительство в ППС и указали, что:

• производитель и держатель технологий – канадская компания Buhler - AHS Inc., ассоциации потребителя относительно изготовителя товаров могут возникать только с производителем, а не с лицами, осуществляющими реализацию товаров. Universe – дочерний бренд канадской компании Buhler-AHS, созданный для России и стран северной Европы;

• лицо, подавшее возражение, не осуществляет непосредственно изготовление указанных товаров, не может быть заинтересованным лицом в отношении товарного класса 11 МКТУ (предназначенного для изготовителя);

• выставки, на которые ссылался заявитель, проводились для специалистов в этой области, а не для покупателей.

Помимо этого мы указали на позицию Президиума Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации, выраженную 24 декабря 2021 года в Постановлении по делу № СИП387/2021. 

Мы выиграли. ППС отказала конкурентам и правовую охрану товарного знака клиента сохранила.

Эти кейсы демонстрируют плюсы регистрации товарного знака для любого бизнеса. Для самозанятых и физических лиц вышесказанное актуально в той же мере. Здесь же я продемонстрировал проблемы бизнеса и пути их решения с помощью товарного знака.

Главное

1. Регистрация товарного знака позволяет не только безопасно использовать обозначение, но и реализовывать другие важные для бизнеса возможности. 

2. Нельзя терять надежду на регистрацию собственного бренда, даже если топовые патентные бюро вам отказывают.

3.  Легальная оптимизация налогов – это реально. Для этого также можно использовать зарегистрированный товарный знак. Минимизация налогов даст возможность вкладывать сэкономленные средства в развитие. 

4. Бороться с конкурентами можно законными методами. Регистрация товарного знака дает такую возможность как для онлайн-бизнеса, так и для компаний, работающих в офлайне. 

5. Помимо перечисленных в этой статье возможностей, регистрация позволяет брать кредиты под залог товарного знака, использовать латинские обозначения в рекламе, на вывесках и в СМИ, увеличить стоимость бизнеса, продавать франшизу и права на бренд. Это очень полезно для вашего бизнеса.